Использование одинакового или похожего товарного знака без разрешения правообладателя не допускается по закону. Однако получить правовую охрану может не каждое обозначение. В статье 1483 Гражданского кодекса перечислен целый ряд объектов, которые не допускается включать в состав товарного знака. Часть из них при определенных условиях можно указать как неохраняемые. Если возникнет спор о нарушении исключительных прав и сходстве двух обозначений, то при их сравнении неохраняемые элементы экспертизой учитываться не будут.
Что относится к неохраняемым элементам?
Неохраняемые элементы товарного знака – это такие их части, которые не отвечают условию получения правовой охраны из-за отсутствия различительной способности или наоборот, из-за того, что они дают необоснованное преимущество одним производителям в ущерб другим.
К таким элементам относятся:
|
Буквенно-цифровые обозначения |
|
Отдельные буквы, цифры и их сочетания, так как они не могут идентифицировать одного определенного производителя. Предоставление правовой охраны для них привело бы к тому, что будут ущемлены интересы других предпринимателей. 
Товарный знак «МТС» №575358 Исключения: Если комбинация букв или цифр в процессе длительного использования товарного знака приобрела различительную способность, то есть потребители связывают это обозначение именно с данным производителем, то такой элемент может стать охраняемым. При этом заявитель должен доказать приобретение различительной способности с помощью документов, показывающих длительность использования товарного знака, существенные маркетинговые затраты на его продвижение, результаты социологических опросов потребителей, проведенных независимой организацией. |
|
|
Художественные приемы |
|
Контуры формы, схематическое или реалистичное изображение товара, для маркировки которого предназначен товарный знак. Чаще всего такие элементы включаются в состав этикеток или объемных обозначений. |
|
|
Общеупотребимые слова |
|
Общеупотребимые слова для данной отрасли или вида товаров, а также сокращения организационно-правовых форм предприятий. 
Исключения: Если эти термины используются для товаров/услуг из других сфер деятельности и имеют фантазийный характер, то правовая охрана может быть предоставлена. |
|
|
Реалистичные изображения товара |
|
Слова или обозначения, которые могут каким-либо образом характеризовать сам товар:
Легче всего это пояснить на примерах, показанных на иллюстрациях ниже.  
Исключения: Если указание на географический объект воспринимается как фантазийное для данной группы товаров, то есть фактически никак не связано с производством, то оно может быть присутствовать в качестве охраняемого элемента. Например, в товарном знаке «Итальянский пикник», зарегистрированного для хлебобулочных и кондитерских изделий, все элементы подлежат правовой охране. |
|
|
Географические указания |
|
Географические указания (ГУ) и наименования мест происхождения товаров (НМПТ), которые были зарегистрированы ранее, чем подана заявка на данный товарный знак. Строго говоря, регистрация бренда в этом случае вообще невозможна, так как вы нарушите исключительные права владельца ГУ или НМПТ. Но если эти обозначения принадлежат одному и тому же лицу, то свидетельство на товарный знак получить можно. При этом названия географического объекта должны быть указаны в заявке как неохраняемые. |
|
Доминирующее положение
К неохраняемым элементам товарного знака также предъявляется другое требование – они не должны занимать доминирующее (преобладающее) положение в обозначении. Доминирование определяется не только по площади, которую занимает данный объект, или по его геометрическим размерам, учитываются и другие критерии:
- главный фактор – общее зрительное восприятие товарного знака;
- цветовое исполнение;
- оригинальность шрифта и дизайнерского решения для неохраняемого элемента;
- расположение в общей композиции (по центру или на периферии).
Другими словами, если неохраняемая деталь слишком сильно выделяется на фоне остальных, то она является доминирующей и такое обозначение не может быть зарегистрировано.
Примеры отказов по товарным знакам приведены в таблице ниже.
| Товарный знак | № заявки | Причина отказа |
| 2019719916 |
Регистрация испрашивается для медицинских средств, предназначенных для лечения кожи. Элемент «DERM» прямо указывает на предназначение товара («дерма» – кожа) и занимает доминирующее положение |
|
| 2019719945 | В обозначении присутствует указание на место производства – село Красный ключ респ. Башкортостан. Географическое название занимает доминирующее положение в товарном знаке, ему не может быть предоставлена правовая охрана | |
| 2018723302 | В заявке указаны товары 4 класса МКТУ (топливо и газы). Данный товарный знак не обладает различительной способностью и прямо указывает на характеристики товара. Словосочетание является доминирующим, так как других элементов в нем нет. |
Особенности заполнения заявки
Второй лист заявки на регистрацию товарного знака
Необходимо учитывать, что заявитель сам должен указать в документах, что некоторые из элементов обозначения не подлежат правовой охране. Их необходимо перечислить на втором листе заявки в поле под кодом (526).
Если в заявке отсутствуют такие сведения, то экспертиза «Роспатента» рассматривает возможность предоставления правовой охраны для всех элементов товарного знака. Если выявится, что они не соответствуют условиям охраноспособности, то эксперт готовит заключение об отказе в регистрации. Те государственные пошлины, которые заявитель уплатил за рассмотрение заявки, ему не возвращаются.
Предварительная проверка товарного знака
Перед подачей заявки в «Роспатент» целесообразно проводить полную проверку обозначения не только для того, чтобы найти похожие зарегистрированные бренды, но и для того, чтобы определить другие причины для отказа в регистрации. Одной из таких причин является наличие неохраняемых элементов, которые не указаны должным образом в заявке.
Качественная оценка охраноспособности товарного знака требует экспертных знаний и практического опыта. Во многих случаях можно доработать обозначение так, что оно успешно пройдет экспертизу, и вы сможете получить свидетельство. При этом вы не потеряете 15 тысяч рублей (как минимум) на государственных пошлинах. Например, в рассмотренном выше товарном знаке «МИРАКСИДЕРМ» элемент «ДЕРМ» можно было бы вынести в качестве отдельной детали и указать неохраняемым, выполнить надпись в более оригинальном шрифтовом исполнении.
Заказывая регистрацию товарного знака «под ключ» в нашей юридической компании «IPbrand», вы получаете гарантию на успешное прохождение экспертизы «Роспатента». Вы можете также заказать только проверку своего обозначения по базам патентного ведомства и аналитическую оценку возможности его регистрации. Наши опытные патентные поверенные работают по тем же методикам, что и эксперты «Роспатента». В отчете о проверке вы получите рекомендации по усилению охраноспособности вашего бренда.
Узнать подробнее о проверке товарного знака, проверить онлайн.