Товарные знаки составляют значительную часть активов иностранных и российских компаний. Так, по состоянию на 2020 год, самым дорогим брендом в мире является Amazon (он принадлежит американской компании, являющейся крупнейшей в сфере электронной коммерции), стоимость которого оценивается более, чем в $220 млрд. Товарные знаки, обладающие ценностью на рынке, могут являться предметом лицензий. Кроме того, правообладатель может распоряжаться своим исключительным правом и другими способами, например, полностью передать товарный знак другой фирме или использовать его в качестве залога. В этой статье освещены основные схемы договорного и бездоговорного переоформления товарного знака.
Способы передачи
Еще менее 100 лет назад большинство лицензионных соглашений касалось только прав на использование патентов и ноу-хау, охраняющихся в режиме коммерческой тайны. В 30-е гг. XX в. в некоторых странах появилась возможность лицензирования товарных знаков. срок действия патентов на изобретения обычно истекает через 20 лет, а коммерческая тайна может быть раскрыта. Товарные знаки лишены этих недостатков – они могут существовать практически вечно (срок охраны может продлеваться через каждые 10 лет неограниченно долго), со все возрастающей ценностью, принося прибыль как лицензиару, так и лицензиату.
Распоряжение правом на товарные знаки, как нематериальные активы, по Гражданскому кодексу РФ, осуществляется в рамках 2 основных видов договоров:
- лицензионный договор (ст. 1489 ГК РФ), напоминающий гражданско-правовой договор аренды;
- договор отчуждения (ст.1488 ГК РФ), сходный с договором купли-продажи.
Последняя форма распоряжения появилась в России относительно недавно – с принятием IV части Гражданского кодекса в 2008 г. На оба вида договоров распространяются общие положения ГК РФ о договорах (статьи 420-453) и обязательствах (статьи 307-453), а также о правоотношениях по договору продажи предприятия (§8 гл.30), аренды предприятия (§5 гл.34), договору коммерческой концессии (гл.54).
Лицензионный договор
Первостепенное значение в различных формах распоряжения исключительными правами имеет лицензионный договор на товарный знак. Он является одним из самых прибыльных видов международной торговли. Если ранее компаниям, выпускающим электронику, кроме инженерных служб нужно было иметь производственные единицы, то теперь изготовление продукции можно размещать в других странах с более дешевыми ресурсами, сосредоточившись на исследовательских разработках и маркетинговых стратегиях. Среди всех лицензионных соглашений сделки с товарными знаками составляют порядка 70%.
В отличие от договора об отчуждении по лицензии передается не само исключительное право, а только право использования товарного знака в определенном объеме. Исключительное право остается у правообладателя. Понятие лицензии для товарных знаков необходимо отличать от лицензирования в административной сфере, под которым понимается получение разрешения от государства на осуществление определенных видов деятельности. Лицензионный договор представляет собой гражданско-правовое соглашение, по которому лицензиар, владелец зарегистрированного товарного знака, предоставляет временную возможность его использования другой стороне – лицензиату.
Лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в «Роспатенте», в противном случае он не имеет юридической силы. Регистрировать нужно также все изменения, вносимые в соглашение. Согласно п.3 ст. 433 ГК РФ, договора, которые должны быть зарегистрированы в органах государственной власти, считаются заключенными с момента регистрации. Это необходимо учитывать при выполнении взаимных обязательств и при выплате вознаграждения правообладателю товарного знака.
Виды лицензионных договоров
В зависимости от объема передаваемых прав различают 4 вида лицензионных соглашений:
- По количеству контрагентов:
- Простая (по-другому, неисключительная) лицензия. За владельцем товарного знака сохраняется право выдачи лицензий и другим лицам, что повышает потенциальный объем прибыли.
- Исключительная лицензия, при которой права использования товарного знака предоставляются только одному лицу. Такая схема сделки особенно выгодна лицензиату, так как позволяет устранить конкурентов, однако ее цена, как правило, выше, чем для первого типа соглашений.
- По количеству товаров/услуг, на которые передаются права:
- Полная лицензия. В рамках данного соглашения права передаются на все виды товаров и услуг (классов МКТУ), для которых зарегистрирован товарный знак.
- Частичная лицензия, при которой возможность использования обозначения существует только для части товаров/услуг.
Законодательством предусмотрено также заключение сублицензионных договоров, которые являются разновидностью простых лицензий. Лицензиат может предоставить использование товарного знака другим лицам, но только с письменного согласия лицензиара.
Основные условия лицензионного договора
Основные условия, которые необходимо оговорить в соглашении при лицензионной передаче прав на товарный знак, указаны в таблице ниже.
Отчуждение товарного знака
По договору отчуждения товарный знак полностью передается другому правообладателю, а прежний владелец больше не может им распоряжаться. Это условие должно быть включено в текст соглашения. Для данного вида договоров также предусмотрена письменная форма и обязательная регистрация. Несоблюдение этих условий влечет недействительность договора.
Основные условия договора отчуждения похожи на таковые в лицензии:
- предмет договора (товарный знак и его реквизиты);
- стороны договора (передающая и принимающая сторона);
- указание условия передачи исключительных прав в полном объеме;
- цена сделки и срок выплаты вознаграждения.
Если оплата не произведена или прошла не вовремя, то первичный правообладатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор (это положение действует и для лицензионных соглашений), обратиться в суд и вновь перевести на себя исключительные права, а также потребовать возмещения убытков.
Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
Исключительное право на товарный знак может также передаваться по договору коммерческой концессии, который служит основой для одной из форм инвестиционной деятельность. Основным отличием от лицензии в этом случае является то, что в качестве инвестиций выступает не только товарный знак, но и другие объекты – коммерческое обозначение, ноу-хау, патенты, предпринимательский опыт и гудвилл – деловая репутация. Договорные отношения по системе франчайзинга регулируются 54-ой главой ГК РФ.
Эта форма договора имеет и сходство с лицензионным соглашением:
- передача прав на товарный знак позволяет выступать на рынке под именем правообладателя; он является обязательным предметом договора, остальные – на усмотрение сторон;
- франчайзинг основан на системе договорных отношений; соглашение также заключается в письменной форме и должно быть зарегистрировано в «Роспатенте»;
- в договоре должны быть четко указаны объекты, на которые передаются права пользования;
- комплекс объектов интеллектуальной собственности предоставляется на возмездной основе;
- возможно выделение субконцессии, по аналогии с сублицензионными договорами;
- исключительные права правообладателя используется в определенном объеме с указанием или без указания территории.
Как показывают исследования, общность этих двух видов договорных отношений способствует их взаимозаменяемости: 25% франчайзеров работают по лицензионному договору, 55% - ро договору коммерческой концессии, остальные – в рамках других соглашений.
Франчайзинг набирает большую популярность в России – по данным Российской ассоциации франчайзинга наша страна является мировым лидером по росту таких деловых отношений. В настоящее время количество франчайзеров превышает полторы тысячи. Наибольшее их количество наблюдается в непродовольственной рознице и в сфере услуг (туризм, фитнес, салоны красоты, развлекательные центры, юридические услуги).
Залог на товарный знак
Так как в современных рыночных условиях рыночная стоимость товарного знака может значительно превышать материальные активы компании, то обозначение может быть также предметов договора залога, в том числе по кредитным обязательствам. В России такой объект залога еще не получил широкого распространения, чаще всего для этих целей используется недвижимость. Однако прецеденты имеются – например, ООО «Дикая орхидея», являющееся производителем нижнего белья, несколько раз использовало свои товарные знаки в качестве залогового обеспечения для получения кредита от ПАО «Сбербанк». Их общая стоимость составила 350 млн. рублей.
Договор залога на товарный знак также подлежит регистрации в «Роспатенте». Его особенностями, в отличие от ранее описанных договорных форм, является то, что правообладатель может использовать товарный знак в прежнем объеме, если договором не предусмотрено иное. С другой стороны, согласно положениям ст. 346 ГК РФ, владелец обозначения не вправе его отчуждать или передавать по лицензии другим лицам без согласия банка. Переход прав в бездоговорном порядке, в рамках универсального правопреемства (это рассмотрено далее) обременяется залогом.
Внедоговорные способы передачи
Исключительные права на товарный знак могут быть получены внедоговорными способами в следующих случаях:
- В порядке наследования. Предприниматель может завещать товарный знак своим наследникам. Однако необходимо учитывать, что владельцем средств индивидуализации могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели. Если среди наследников только физические лица, то право на товарный знак подлежит прекращению. Статус предпринимателя должен быть на момент открытия наследства. Правопреемство подтверждается нотариально заверенным завещанием или свидетельством о наследовании.
- При реорганизации предприятия (слияние, разделение, присоединение, выделение, преобразование). Документом, подтверждающим правопреемство, в этом случае является передаточный акт.
- При обращении взыскания на имущество. При этом проводятся открытые торги в форме аукциона. Подтверждением правопреемства служит протокол о результатах торгов.
Для всех вышеуказанных вариантов требуется регистрация изменения сведений о правообладателе в «Роспатенте» с предоставлением вышеуказанных документов.
В каких случаях передать права невозможно
Существуют следующие виды ограничений для передачи прав на товарный знак:
- Сторонами договора (а также при универсальном правопреемстве) могут выступать только юридические лица и индивидуальные предприниматели.
- Коллективный товарный знак, правообладателями которого является объединение нескольких юридических лиц, нельзя передать по договору отчуждения и лицензии (ст. 1510 ГК РФ). Однако коллективный знак можно преобразовать в индивидуальный (при согласии правообладателей), после чего он станет оборотоспособным.
- Если в состав товарного знака входит наименование мест происхождения товара или географическое указание, то передать права на него можно только совместно с этими средствами индивидуализации, так как в противном случае потребитель может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров.
- Отчуждение товарного знака не допускается, если при этом существует возможность введения потребителя в заблуждение (ст.1488 ГК РФ). Это происходит в тех случаях, когда у правообладателя имеются другие средства индивидуализации, сходные до степени смешения с предметом договора.
Следует еще раз подчеркнуть, что товарные знаки подлежат государственной регистрации в «Роспатенте», а потому необходимо регистрировать и все виды сделок с ними. Перед проведением сделки и подачей заявки для регистрации перехода прав в патентное ведомство нужно проверить правильность данных о правообладателе. Если они изменились, то сначала требуется внесение изменений в государственный реестр. Также рекомендуем уточнить в лицензионном соглашении условия по расторжению договора, так как практически во всех случаях это возможно только в судебном порядке. Специалисты нашего патентного бюро помогут оценить юридическую чистоту договора, внести изменения в реестр, а также зарегистрировать уступку, простую или исключительную лицензию, договор коммерческой концессии.