Суть и этапы регистрации лицензионного договора

В этой статье детально описаны положения о договорных обязательствах и их особенности, которые необходимо учитывать во время составления документа. Условия соглашения, правильность использования юридических формулировок, учет интересов обеих сторон и роли предметов договора являются залогом минимизации рисков при передаче исключительных прав.

Лицензионный договор – что это такое?

Согласно ст. 1235 ГК РФ, под лицензионным договором понимают соглашение, в рамках которого лицензиар, или владелец РИД, передает исключительные права на его использование контрагенту – лицензиату. В отличие от договора отчуждения, после заключения которого права переходят другой стороне в полном объеме, лицензиат может распоряжаться объектом интеллектуальной собственности только теми способами, которые указаны в лицензионном соглашении. Оба вида договорных отношений позволяют коммерциализировать РИД, то есть получить дополнительные доходы.

Лицензионные соглашения существенно отличаются от других торговых договоров. Разница между ними заключаются в следующем:

• нематериальная сущность объекта и предмета договора;
• объект договора – РИД, а предмет– передача исключительных прав на них;
• одновременное сохранение исключительных прав за лицензиаром;
• срочный характер – заключение соглашения на определенный срок (за исключением ноу-хау);
• территориальный характер действия;
• особый тип финансовых расчетов между контрагентами договора.

Виды лицензионных договоров

В российской юридической практике используются 2 основных вида лицензионных договоров

• Предоставление неисключительной (или простой) лицензии, при которой правообладатель РИД может заключать подобные соглашения и с другими контрагентами. Следует учитывать, что если в документе прямо не указан исключительный характер договорных отношений, то по умолчанию лицензия является простой. Эта презумпция установлена законодательно в интересах правообладателя (ст. 1236 ГК РФ). Неисключительная лицензия позволяет извлечь дополнительную прибыль за счет заключения нескольких соглашений.
• Предоставление исключительной лицензии. Распоряжаться результатом интеллектуальной деятельности может только один лицензиат (монополия). Однако и в этом случае лицензиар также не лишается своих прав на РИД. Для лицензиата такой договор может быть более выгодным, так как он исключает использование объекта интеллектуальной собственности другими лицами. С другой стороны, как показывает практика, денежное вознаграждение для правообладателя по исключительной лицензии больше, чем по простой.

Другой особенностью исключительной лицензии является то, что лицензиар не праве использовать РИД на тех условиях, на которых оно предоставлено лицензиату, если в договоре не оговорено иное (п. п. 1 ст.1236 ГК РФ). Это ограничение необходимо учитывать при заключении соглашения. После того, как прошел срок действия лицензии, правообладатель может использовать принадлежащее ему РИД в полной мере.

Одной из довольно распространенных ошибок является применение в договоре устаревшей юридической терминологии, в частности, указания о «передаче неисключительных имущественных прав». Эта формулировка фигурировала в законе «Об авторском праве» до 2008 г. и подразумевала передачу прав на произведение пользователям наравне с другими лицами. В настоящее время она не используется. Более того, такая терминология может стать причиной признания соглашения недействительным.

Сублицензионный договор

Сублицензионный договор является особой разновидностью неисключительной лицензии. В рамках сублицензионного соглашения лицензиат может предоставить право использования РИД другому лицу, называемому сублицензиатом. Специальных требований к такому договору нет, то есть к нему применяются общие положения ГК РФ в отношении лицензионных соглашений. Однако существуют и некоторые особенности:

• так как сублицензионный договор является вторичным, то объем предоставляемых прав сужается рамками основной лицензии;
• если срок сублицензионного договора превышает продолжительность действия основного соглашения, то срок сублицензии автоматически ограничивается (это положение вытекает из предыдущего);
• для передачи прав сублицензиату необходимо получить письменное согласие лицензиара (правообладателя);
• возможно заключение и последующих производных договоров – субсублицензионных, субсубсублицензионных (в каждом случае требуется получение согласие лицензиата);
• в некоторых случаях сублицензиату по сублицензионному договору предоставляется меньший объем прав (например, сокращение территории использования РИД);
• ответственность за использование РИД сублицензиатом несет лицензиат, если соглашением не оговорено иное.

Заключение Сублицензионных договоров наиболее широко применяется для передачи прав на программное обеспечение. Лицензиаты предоставляют право реселлерам-сублицензиатам распространять программу конечным пользователям на определенной территории.

Договор франчайзинга

Когда права на результаты интеллектуальной деятельности передаются вместе с материальными объектами (оборудование, материалы и сырье, необходимые для производства) в целях расширения бизнеса и поддержки промышленного освоения производства товара/услуг, то в этом случае применяется особый вид лицензионного соглашения – договор коммерческой концессии (франчайзинг или франшиза). Условия поставки материальных ресурсов могут оговариваться в самом лицензионном соглашении или в дополнительном контракте. Кроме того, в рамках концессии лицензиар может производить строительство производственных площадей «под ключ», инвестировать денежные ресурсы, оказывать пользователю инженерные и другие услуги (лизинг, обучение персонала).

Особенностями такого соглашения являются следующие:

• в договор концессии в обязательном порядке должна включаться передача прав на товарный знак, в противном случае он считается недействительным;
• в качестве других объектов соглашения могут выступать разнородные объекты РИД (от секретов производства до изобретений);
• сторонами договора могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели;
• если в договоре не указано иное, то обязанность государственной регистрации соглашения возлагается на правообладателя (ст. 1031 ГК РФ).

Специальные лицензии

Существует также 2 вида специальных лицензионных соглашений:

• Свободная (или открытая лицензия, договор присоединения по ст. 1286.1 ГК РФ). В данном случае правообладатель предоставляет лицензиату возможность для переработки своего произведения науки, литературы или искусства для создания нового РИД. Данная норма была введена в Гражданский кодекс для того, чтобы обозначить правомерность использования производных произведений третьими лицами. Такая лицензия является безвозмездной и территория использования РИД не ограничивается, если договором не предусмотрено иное.
• Принудительная лицензия (ст. 1362 и 1423 ГК РФ). Она выдается заинтересованным лицам на основании судебного решения. Так, например, если изобретение используется недостаточно полно в течение 4 лет после получения патента, то любое лицо может потребовать выдачи принудительной лицензии, если правообладатель отказывается заключать с ним договор.

Содержание лицензионного договора и его условия

Типовой текст договора содержит несколько разделов, описанных ниже.

Преамбула (вступительная, вводная часть), содержащая наименование сторон с целью индивидуализации, их определение (кто из них является лицензиаром и лицензиатом), номер государственной регистрации патента (или свидетельства) на РИД, волеизъявление приобрести лицензию и ее тип (исключительная или неисключительная).

Термины и определения, использующиеся далее в тексте соглашения (необязательный раздел), например, объяснение термина «программа», применяемого для сокращения полного наименования программного обеспечения.

Предмет договора – предоставление лицензии. В этом же разделе могут очерчиваться основные условия использования РИД: ограничения территории, объем прав и срок вступления в силу взаимных обязательств. В качестве предмета договора могут быть как права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, так и сами эти объекты. В качестве «ноу-хау» могут передаваться также организационные, экономические и другие сведения. Отсутствие указаний о государственной регистрации РИД (если они предусмотрены законодательством) может повлечь за собой недействительность договора.

Объем лицензии: возможность внесения технических усовершенствований в объект РИД, его копирования, воспроизведения, использования другими способами, предоставления сублицензии третьим лицам.

Права и обязанности сторон. Одним из ключевых моментов в данном разделе является указание ответственности лицензиата за обеспечение качества и соблюдение технических требований к производству продукции. Здесь же описывают размер и порядок возмещения убытков за нарушение договорных условий, обеспечение технической помощи со стороны лицензиара и конфиденциальности в случае передачи прав на ноу-хау, право экспорта.

Характер и размер платежей (вознаграждения) за предоставление исключительных прав. Они могут быть как единовременными (паушальными) в фиксированном размере, так и в форме регулярных процентных отчислений от выручки (роялти). Все лицензионные договора должны быть возмездными, если стороны являются юридическими лицами. При отсутствии данного раздела в тексте соглашения он считается незаключенным. Запрет на безвозмездные сделки между коммерческими организациями оговаривается п. 5.1 ст. 1235 ГК РФ.

Информация и отчетность. Согласно ГК РФ, лицензиат обязан предоставлять правообладателю данные по объему производства и реализации продукции за период отчетности, указанный в договоре.

Защита передаваемых прав. В данном разделе указывают сторону, которая ответственна за поддержание в силе патента (свидетельства). Это связано с необходимостью продления срока действия охранного документа, а также с уплатой обязательных ежегодных государственных пошлин. Здесь также можно дать указание о том, что лицензиат обязуется сообщать о правонарушениях в отношении РИД со стороны других лиц.

Разрешение споров: путем переговоров между контрагентами, а при их невозможности – в судебном порядке, возмещение убытков в случае расторжения договора с одной из сторон.

Срок действия договора и условия его расторжения.

Адреса и реквизиты сторон соглашения.

Каждая такая сделка обладает индивидуальными особенностями, поэтому составление договора и его проверку на юридическую чистоту лучше всего доверить юристам, имеющим опыт работы в области патентного и авторского права.

Договор должен быть оформлен в письменном виде и зарегистрирован в ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»).

РИД и особенности договоров

Объекты интеллектуальной собственности – это группа разнородных РИД, обладающих особенностями, которые перечислены в таблице ниже.

Контрагенты договора

К статусу сторон договора применяются ограничения, в зависимости от вида РИД:

• Автором произведения науки, искусства, литературы может быть только физическое лицо. Однако в рамках авторского договора исключительное право может отчуждаться юридическому лицу.
• Правообладателями средств индивидуализации коммерческой деятельности (к ним относятся товарные знаки) в России могут быть только юридические лица или индивидуальные предприниматели, но не физические лица.
• Собственником объектов патентного права могут быть как физические, так и юридические лица.
• Так как целью лицензирования является получение коммерческой прибыли, лицензиатами могут выступать предприниматели и юридические лица.

Территориальные и временные ограничения

Чаще всего лицензионные договора заключаются на длительный период времени, за который происходит моральное старение РИД. Во многих случаях такие соглашения составляются для продолжительного научно-технического сотрудничества. Однако данный период не может превышать срок правовой охраны объекта интеллектуальной собственности, оговоренный законом (например, для изобретений он составляет 20 лет). Статьей 1235 ГК РФ, которая содержит в себе общие требования к лицензионным соглашениям, оговаривается также период действия договора, если текст документа не содержит таких сведений. Он составляет 5 лет.

Необходимо помнить, что при несвоевременной уплате ежегодных пошлин за поддержание в силе патента его правовая охрана останавливается. Соответственно прекращается действие и лицензионного договора. Это может привести к убыткам и отрицательным последствиям как для лицензиара, так и для лицензиата.

Что касается территориальных ограничений, то при отсутствии специальных указаний в соглашении лицензиат может использовать право на РИД на всей территории России.

Регистрация

Согласно ст.1235 ГК РФ, лицензионный, сублицензионный, концессионный договор, принудительная лицензия и передача исключительных прав в их рамках должны быть зарегистрированы в «Роспатенте». Регистрации подлежит также дополнительное соглашение, которое заключают при необходимости внесения поправок в основной договор, и прекращение зарегистрированного права. В противном случае эти документы не имеют юридической силы.

В среднем длительность процедуры регистрации занимает 2 месяца.

Пакет документов

• В случае, если заявление на регистрацию подписано только одним контрагентом соглашения – один из следующих документов, подтверждающих факт перехода исключительного права:
  1. Уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом, завизированное обеими сторонами лицензионного соглашения. Этот документ часто используется при необходимости сохранить режим конфиденциальности. Образца установленной формы для него нет, поэтому его можно составить произвольно.
  2. Выписка из договора, заверенная нотариусом.
  3. Оригинал самого договора. В связи с этим рекомендуется составлять его как минимум в 3 экземплярах (по одному для каждой их сторон и 1 экземпляр для регистрации в «Роспатенте»). Если же заявление подписано обеими сторонами, то предоставление договора не требуется, ответственность в этом случае возлагается на самих заявителей.
• При реорганизации юридического лица – выписка из ЕГРЮЛ. Если переход прав осуществляется в результате реорганизации, а выписка не приложена к заявлению, то она может быт получена «Роспатентом» путем межведомственного взаимодействия, но это увеличивает сроки регистрации.
• Доверенность, если регистрацию осуществляет не сам заявитель, а его представитель.
• Согласие на обработку личных данных представителя, если он не является патентным поверенным.
• Платежный документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за регистрацию. Его предоставлять необязательно, так как работники ФИПС могут найти информацию по реквизитам заявителя, однако это позволит ускорить регистрацию соглашения. В платежном документе должно быть указано наименование действия, в отношении которого уплачивается пошлина.
• Нотариально заверенный перевод документов, прилагаемых к заявке, если они составлены на иностранном языке. Само заявление должно быть на русском языке.

Порядок регистрации

Процедура регистрации включает в себя следующие этапы:

1. Подача заявки. Это можно сделать несколькими способами: лично или с помощью представителя в «Роспатенте», по почте (рекомендуется отправлять заказным письмом), курьерской (экспедиторской) доставкой, через личный кабинет на сайте патентного ведомства или на сайте «Госуслуги». В двух последних случаях необходимо наличие квалифицированной электронной подписи.
2. Проверка документов сотрудниками ФГБУ «ФИПС». Если будут выявлены ошибки или неточности, то заявителю направляется уведомление о необходимости их исправления в течение 3 месяцев. При отсутствии обратной связи заявитель получает отказ в государственной регистрации.
3. В случае положительного решения работники «Роспатента» также направляют официальное уведомление об оказании данной государственной услуги. Информация о передаче исключительных прав на объект РИД публикуется в открытых реестрах и бюллетенях.

Объекты, не являющиеся предметом договорных отношений

В качестве объектов лицензионного договора, на которые передаются исключительные права, не могут выступать следующие категории РИД:

• географические указания и наименования мест происхождения товаров;
• фирменное наименование;
• объекты патентного права, являющиеся государственной тайной.

Права на коммерческое обозначение могут делегироваться в рамках договора франшизы.

Лицензионные договора для передачи прав на объекты интеллектуальной собственности отличаются от традиционных как нематериальным характером предмета соглашения, так и необходимостью государственной регистрации, без которой они являются недействительными. Правильное составление договора позволяет снизить риски отказа со стороны ФГБУ «ФИПС» (госпошлины при этом не возвращаются), признания его недействительным в дальнейшем и убытков при отклонении от обязательств одной из сторон.