В обыденной речи под ноу-хау (от англ. «know how» – «знать, как») часто понимается новая, уникальная технология. На самом деле этот термин используется для обозначения особого режима охраны интеллектуальной собственности – режима секретности. В чем заключаются его особенности и отличия от патентования, как использовать такой способ юридической защиты для разработок – обо всем этом в нашей статье.
Что такое ноу-хау?
По российскому законодательству права на творческую деятельность можно оформить тремя способами:
Произведения науки, искусства, литературы, программы для ЭВМ
Сведения любого характера
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы
Главная особенность ноу-хау (коммерческой тайны, секрета производства) по сравнению с другими способами защиты интеллектуальной собственности – это сохранение информации в режиме секретности. Так, если вы написали книгу, то авторские права на нее возникают автоматически в момент создания произведения, а автор заинтересован в ее опубликовании. Если был получен патент, то исключительные права на него возникают в момент регистрации в «Роспатенте», а основные сведения о нем публикуются в реестре для всеобщего доступа. Если же вы решили защитить результаты творческой деятельности как ноу-хау, то на предприятии должен быть введен специальный режим секретности, не допускающий распространение информации.
Функция государства в этом случае заключается в том, что к лицам, нарушающим режим охраны ноу-хау, может быть применено наказание – от штрафов до уголовной ответственности. В судебном порядке можно потребовать и возмещения убытков, которые причинены правообладателю. Таким образом осуществляется защита интеллектуальной собственности в качестве ноу-хау.
Во многих случаях перед разработчиками возникает вопрос: какой именно вид охраны выбрать для интеллектуальной собственности? В этой статье мы рассмотрим преимущества и недостатки режима ноу-хау, а также обязательные условия для введения коммерческой тайны на предприятии.
Охрана ноу-хау широко используется во всем мире. Один из первых секретов производства – это рецепт напитка Coca-Cola, который охраняется уже много десятилетий подряд и приносит огромную прибыль своему владельцу. Практически все западные IT-гиганты – Apple, Google, Philips, IBM, кроме тысяч зарегистрированных патентов на свою продукцию, имеют еще большее количество разработок, охраняемых в качестве секрета производства.
Что может быть объектом ноу-хау?
В качестве ноу-хау могут охраняться объекты, указанные в таблице ниже. Этот список по российскому законодательству не является исчерпывающим.
Примеры
Результаты НИОКР, ОКР (отчеты)
Особенности
Владельцами чаще всего являются НИИ, ВУЗы
Примеры
- Незапатентованные изобретения, технологии
- Технические расчеты
- Рецептура, формулы, составы веществ
- Образцы новой техники
- Способы добычи полезных ископаемых
- Конструкция машин, узлов и деталей, чертежи
- Программы для ЭВМ, базы данных
Особенности
Объект ноу-хау не должен быть защищен в другом режиме, например, как запатентованное изобретение
Примеры
- Маркетинговые исследования
- Информация о заключенных договорах
- Перечень клиентов и поставщиков
- Деловая переписка
Особенности
Секретная информация относится чаще всего к конъюнктуре рынка
Примеры
- Секреты управления разработками и производством
- Организация работы конвейера (последовательность действий)
Особенности
Часто фиксируются в инструкциях и стандартах предприятия
Примеры
- Способы эффективного сбыта продукции
- Методика оценки коммерческого предложения
Особенности
Связаны с коммерческой деятельностью
Примеры
- Информация об инвестировании денежных средств
- Сведения о банковских отношениях, кредитах
Особенности
Связаны с денежными ресурсами предприятия
Примеры
- Учебные планы для подготовки персонала
- Способы лечения заболеваний
Особенности
Любая информация, которая может представлять коммерческую ценность, кроме ограничений, указанных ниже
Ограничения
Режим ноу-хау не может применяться в отношении следующих объектов:
- сведения, содержащиеся в учредительных документах;
- лицензии и другие документы, дающие право на предпринимательскую деятельность;
- документы по учету имущества (для государственных и муниципальных учреждений);
- общественно-значимые документы – сведения о противопожарной и экологической безопасности, об условиях труда, вакансиях, задолженности по выплатам, о нарушениях законодательства и мерах ответственности.
Информация, охраняемая таким способом, не должна использоваться в ущерб физическим или юридическим лицам, в недобросовестных целях, а также противоречить нравственности и конституционным правам. Например, режим ноу-хау не может использоваться для уклонения от обязательств по уплате долга.
Законодательные нормы
В России охрана ноу-хау регламентируется двумя основными законами:
- Федеральный закон №98-ФЗ от 29.07.2004 о «Коммерческой тайне»;
- IV часть Гражданского Кодекса, глава 75 – «Права на секрет производства (ноу-хау)».
Несмотря на различия в терминологии, по сути они регулируют одну и ту же сферу правовых отношений и дополняют друг друга.
Преимущества ноу-хау
В чем же преимущества правовой охраны результатов творческого труда в режиме ноу-хау?
- В качестве секрета производства могут охраняться те решения, которые в принципе невозможно запатентовать.
- Срок правовой охраны со стороны государства фактически не ограничен, а у изобретений он составляет 20 лет (максимум 25 для лекарственных средств и агрохимикатов), после чего они переходят в разряд общественного достояния и могут использоваться всеми желающими.
- Введение режима ноу-хау для малых предприятий может быть экономически более выгодным мероприятием, чем регистрация серии изобретений. Секрет производства не требует регистрации и уплаты государственных пошлин. А за поддержание правовой охраны для изобретения нужно ежегодно оплачивать пошлины (например, за 20 год использования их размер превышает 16 тысяч рублей).
Недостатки
У режима коммерческой тайны имеются и существенные недостатки:
- если произошла утечка информации (случайная или незаконная), то исключительное право на объект ноу-хау сразу прекращается, секрет производства может использовать и разглашать любой человек, получивший доступ к нему;
- практическая реализация правомочий на секрет производства – это довольно сложная процедура, которая требует введения особого режима на предприятии;
- владелец секрета производства должен постоянно следить за тем, чтобы информация сохранялась в тайне, предпринимать для этого определенные меры;
- если другое лицо самостоятельно придумало аналогичный объект или технологию (например, рецепт напитка), то оно также вправе применять его как ноу-хау; патент же устанавливает абсолютный запрет на использование похожих или совпадающих решений в коммерческой деятельности;
- при заключении лицензионных договоров на ноу-хау (для извлечения прибыли в виде роялти или расширения бизнеса) контрагенты очень часто нарушают режим секретности, что приводит к утере исключительных прав;
- доступ к конфиденциальной информации вправе затребовать государственные структуры, что также повышает риск разглашения ноу-хау.
Как ввести режим ноу-хау в компании
Как уже было сказано выше, для введения режима ноу-хау организация должна предпринять определенные меры для защиты коммерческой тайны. И в этом случае недостаточно только подписания обязательств о неразглашении информации с сотрудниками. Эти меры должны носить системный характер и включать несколько процедур.
| Вид документов или мер | Цели |
|---|---|
| Приказ руководителя о введении режима ноу-хау, Положение о коммерческой тайне в письменной форме | Организационная основа для введения режима ноу-хау |
| Перечень охраняемых сведений и лиц, имеющих доступ к ноу-хау: работников, контрагентов, инвесторов, партнеров | Информация о ноу-хау должна быть четко идентифицирована. В дальнейшем это будет доказательством того, что сведения отнесены к коммерческой тайне |
| Специальное делопроизводство | Организация хранения, передачи и доступа к документам, которые представляют коммерческую тайну |
| Изменение трудовых договоров или введение допсоглашения к ним, обязательства о неразглашении, ознакомление сотрудников под расписку | Введение ответственности для работников, имеющих доступ к ноу-хау |
| Рабочая документация, регламентирующая обращение с секретной информацией: должностные инструкции, инструкции о порядке допуска к ноу-хау, журналы инструктажей по соблюдению режима, журналы учета работников, допущенных к ноу-хау, журналы учета информации, составляющей коммерческую тайну | Организация режима ноу-хау на рабочих местах |
| Маркировка материальных носителей (документов или продукции, ее образцов) грифом «Коммерческая тайна» | Идентификация секретных данных |
| Введение кодов доступа, хранение документации в специальных сейфах, шифрование информации, внутренние и внешние охранные посты | Физическое ограничение доступа к коммерческой тайне, технические меры безопасности |
| Обучение сотрудников, работа которых связана с ноу-хау | Информирование о правилах информационной безопасности и об ответственности за нарушение режима ноу-хау |
| Соглашение о конфиденциальности к основному договору | Для соблюдения конфиденциальности при заключении контрактов и договоров с внешними агентами (заказчиками, поставщиками и прочими) |
Режим охраны ноу-хау может быть полностью отменен, для этого также должен быть выпущен письменный приказ по предприятию.
Специфической особенностью этого способа охраны интеллектуальной собственности является то, что исключительные права возникают только после соблюдения всех вышеперечисленных требований.
Ответственность за нарушение режима ноу-хау
Право на секрет производства, ноу-хау не только устанавливает ограничения для использования вашей разработки третьими лицами. Работники, партнеры и другие агенты, подписавшие соглашения о сохранении конфиденциальности информации, несут юридическую ответственность за неисполнение обязательств:
- По п.1 статьи 1472 ГК РФ и п.7 статьи 243 ТК РФ лицо, которое использовало или распространило секрет производства, обязано возместить убытки его правообладателю.
- По п.4 статьи 11 №98-ФЗ работник должен возместить убытки и в том случае, если он уже уволился, а срок правовой охраны ноу-хау еще не прекратился.
- По п.6в статьи 81 ТК РФ работодатель вправе расторгнуть договор с работником, нарушившим режим секрета производства.
- По п.3 статьи 14 №98-ФЗ ответственность несут также работники государственных и муниципальных учреждений, по вине которых произошла утечка информации, составляющей коммерческую тайну компании.
- По статье 183 УК РФ лицо, похитившее сведения о ноу-хау и незаконно распространяющее их, обязано выплатить штраф в размере до 1 млн. руб. (в составе организованной группы – до 1,5 млн. руб.). Нарушитель также может быть лишен свободы на срок до 7 лет.
-
Кроме того, в отношении работников устанавливаются следующие ограничения:
- при увольнении они обязаны передать работодателю материальные носители (например, карты памяти, флэш-карты, документы), которые содержат коммерческую тайну;
- работники должны соблюдать в течение определенного срока (он оговаривается в трудовом договоре или в допсоглашении) конфиденциальность информации после увольнения.
Продажа прав на ноу-хау
Как и другие объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау могут быть предметом сделок. Разрешение на использование секрета производства другими лицами оформляется в письменном виде одним из следующих способов:
- лицензионный договор – права передаются на время;
- договор отчуждения – права передаются полностью, владельцем ноу-хау становится покупатель;
- франшиза, или договор коммерческой концессии, – права на ноу-хау передаются вместе с товарным знаком на время, на определенных условиях.
Продажа прав договору позволяет получить дополнительную прибыль правообладателю. Но если лицензиат (приобретатель лицензии) нарушает конфиденциальность информации, то исключительное право прекращается у всех. Поэтому оформление лицензионных соглашений на ноу-хау влечет за собой гораздо большие риски, чем для патентов или товарных знаков. В тексте договора обязательно должны быть указаны требования о соблюдении конфиденциальности и меры ответственности, условия возмещения убытков.
Само ноу-хау передается по договору в форме описания в приложении к основному соглашению. Это могут быть чертежи, инструкции или другие документы. Передача подтверждается актом приемки-передачи, подписанного обеими сторонами.
Судебная практика. Споры по ноу-хау
Большая часть судебных дел по ноу-хау связана с несоблюдением требований к секрету производства и невыполнением взаимных обязательств по лицензионному договору. Во многих случаях это обусловлено некорректной конструкцией соглашения, в результате пострадавшая сторона не всегда может возместить свои убытки.
К наиболее распространенным нарушениям в 2020-2021 гг. относятся:
- Лицензиар (владелец ноу-хау) получил вознаграждение и передал по договору общедоступные сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну.
- Лицензиат (приобретатель секрета производства) уплатил паушальный взнос, акт приемки-передачи подписан обеими сторонами, но фактически ноу-хау не было передано, произошло неосновательное обогащение лицензиара. Это один из самых неблагоприятных случаев, когда трудно доказать нарушение условий договора и вернуть деньги за его неисполнение.
- Несоблюдение условий договора одной из сторон.
- Лицензиат хочет расторгнуть договор в одностороннем порядке. По закону возможность такого расторжения сильно ограничена, если условия не указаны в самом соглашении. Необходимость одностороннего расторжения может быть связана с разными причинами: финансовые трудности, отсутствие прибыли у лицензиата и другие.
- Неправильная квалификация договора по передаче прав на интеллектуальную собственность – стороны заключают договор франшизы, в составе которого присутствует ноу-хау, а права на товарный знак не передаются. По законодательству товарный знак являются обязательным элементом франчайзинга, иначе соглашение не имеет юридической силы.
В качестве примера можно привести судебное дело индивидуального предпринимателя С.Н.С. против ООО «Единый визовый центр», возбужденное в 2020 г. По договору концессии ООО обязалось передать ноу-хау ИП для открытия собственного центра в г. Новосибирск на правах исключительного владения. Другим предпринимателям из этого города секрет производства предоставлять было нельзя. Однако ООО передало права на ноу-хау третьему лицу, чем нарушило существенные условия договора. С ответчика взыскан полностью паушальный взнос в пользу ИП в размере 650 тысяч рублей и проценты за пользование денежными средствами.
Владелец изобретения или другого технического объекта должен задумываться о юридической защите уже на начальных стадиях его разработки. Основными факторами при выборе способа защиты являются сроки правовой охраны, а также стоимость затрат на патентование и проведение мероприятий для введения режима ноу-хау. Для выбора наилучшего варианта вы можете обратиться к патентным поверенным нашей компании IPbrand. Мы специализируемся на защите всех видов интеллектуальной собственности, имеем большой опыт по регистрации прав на такие объекты и помогаем правильно оформить договорные отношения по передаче прав.