Гражданский кодекс РФ накладывает несколько ограничений по регистрации товарных знаков. Среди них присутствует требование об отсутствии сходства с теми обозначениями, которые были зарегистрированы раньше и с теми, на которые другие правообладатели подали заявку в патентное ведомство (при этом делопроизводство не остановлено). Соответствие данному критерию оценивается экспертами «Роспатента» после регистрации заявки и является одним из основных условий для предоставления правовой охраны (ст. 1483 ГК РФ). Проверить товарный знак можно и до подачи документов в патентное ведомство. О том, как это сделать, подробно описано в данной статье.
Цель проверки
По состоянию на конец 2019 г. в Российской Федерации охраняется более 450 тысяч действующих товарных знаков, а всего за последний год было подано более 80 тысяч заявок. Практически все общеупотребимые слова русского и английского языка уже зарегистрированы в качестве товарных знаков (или их элементов). Так, например, в России насчитывается более 105 действующих брендов со словом «счастье».
Разнообразие товарных знаков со словом «счастье»
Проверка товарного знака производится в следующих целях:
- Выявление обозначений, которые «мешают» регистрации. Предварительный анализ позволяет увеличить шансы на успешную регистрацию. Если учитывать, что минимальный суммарный размер государственных пошлин составляет порядка 30 тысяч рублей, то такая проверка позволяет также сэкономить финансовые затраты. Целесообразно ее проводить еще на этапе разработки бренда, оформления логотипа.
- После регистрации товарного знака для выявления потенциальной угрозы со стороны конкурентов, мониторинга нарушений исключительных прав и их защиты в суде.
- Для выявления ущемления прав третьих лиц.
С чем нужно сравнивать товарный знак?
Поиск сходных товарных знаков производится по следующим категориям:
Товарные знаки:
- ранее зарегистрированные обозначения, принадлежащие другим правообладателям;
- заявки на регистрацию товарных знаков, не отозванные, не признанные отозванными и не получившие отказ от «Роспатента»;
- общеизвестные товарные знаки – обозначения, которые охраняются в особом режиме и получили такой статус в результате их интенсивного использования на рынке и широкой известности.
Наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и географические указания (ГУ), служащие для закрепления прав на реализацию товаров или предоставление услуг, качество которых связано с определенным регионом:
- зарегистрированные НМПТ и ГУ;
- заявки на регистрацию, по которым не прекращено делопроизводство.
Фирменные наименования и коммерческие обозначения, которые не регистрируются в «Роспатенте».
Общая методика
Проверку товарного знака перед подачей заявки в патентное ведомство можно сделать по следующей методике:
- Определить классы МКТУ, в отношении которых необходима регистрация обозначения.
- Выявить классы, в которых товары и услуги являются однородными для заявляемого знака.
- Если планируется использовать обозначение только на территории России, то произвести поиск по базам данных «Роспатента» (как это сделать, описано далее).
- Если планируется выход на международный рынок – проверить товарный знак с помощью поисковых ресурсов региональных и международных ведомств.
- Составить сводную таблицу по найденным знакам, противопоставленным заявляемому обозначению.
- Проанализировать степень сходства и риск отказа в регистрации.
- Оценить возможные пути решения, «обхода» препятствующих товарных знаков.
Однородные классы
Товарные знаки являются конкурирующими, если они используются для однородных товаров и услуг. Другими словами, запрет на регистрацию похожих или полностью совпадающих обозначений устанавливается только в том случае, когда потребитель может спутать производителей продукции. Для разнородных товаров/услуг данного ограничения нет.
Так, например, в «Роспатенте» зарегистрированы 2 абсолютно одинаковых знака «RONDO»: один из них принадлежит шведской компании «Aktiebolaget electrolux», являющейся ведущим мировым производителем бытовой и профессиональной техники (свидетельство № 248904, классы товаров и услуг по МКТУ – 7; 9; 11; 37; 42), а другой – американской компании «Mars», выпускающей мятные конфеты «Rondo» (№ 245645, классы – 5 и 30). Так как эти компании используют тождественные товарные знаки для совершенно разнородных товаров, то их смешение не происходит. В этом случае препятствия для регистрации обозначения не возникают.
Однородность продукции определяется не только по принадлежности к одному и тому же классу МКТУ – Международной классификации товаров и услуг (или Ниццкой классификации). Эта система была создана для распределения обозначений по видам продукции (услуг) и является обязательной для использования в странах-участницах международного соглашения. Их насчитывается больше 100, в том числе к ним относится и Россия.
В МКТУ перечислено более 10 тысяч видов товаров и свыше 1000 услуг. Товары, которые с обывательской точки зрения относятся к разным видам, например, велосипеды и самолеты, в МКТУ причисляются к одному классу. А другие виды продукции, имеющие сходное функциональное назначение и устройство, распределены по разным категориям. Поэтому при проверке товарного знака нужно производить поиск не только по тем же классам МКТУ, но и по другим. Примерный перечень коррелирующих категорий, которые могут признаны однородными, приведен в таблице.
Сходство до степени смешения
Перед проведением проверки товарного знака необходимо также проанализировать, какие обозначения могут быть сходными до степени смешения, так как от этого зависит вид поисковых запросов. Сходство оценивается не только по внешним признакам, но и по фонетическому (звуковому), смысловому совпадению. Например, для товарного знака «Летний полдень» может быть сходным до степени смешения «Летний день», для товарного знака «Blend-a-med» – «Blenamed». Соответственно, поисковый запрос должен задаваться в зависимости от этих вариантов. Также необходимо отбирать сходные обозначения из результатов выдачи.
Для словесных обозначений, состоящих из нескольких слов, и для комбинированных товарных знаков, включающих графическую и словесную часть, имеет смысл делать поиск как по отдельным элементам, так и по их совокупности. Большинство поисковых систем патентных ведомств предоставляют возможность формирования сложных запросов с использованием логических операторов.
Оценка сходства до степени смешения требует экспертных знаний, так как решение не всегда может быть очевидным. Учитывается сразу несколько критериев:
- Совпадение «сильных» и «слабых» частей. К первым относятся фантазийные элементы, которые придают наибольшую различительную способность товарным знакам. «Слабые» элементы часто встречаются в других товарных знаках и являются широко распространенными в речи.
- Совпадение графического решения: общая композиция, симметрия, взаимное расположение элементов, доминирование одинаковых деталей, цвета и их сочетания.
- Для словесных товарных знаков: идентичность обозначения при использовании букв русского и латинского алфавита, перестановка букв и слогов, подмена частей, сходных по звучанию и другие способы имитации, что может привести к недобросовестной конкуренции; оригинальность шрифта и расположения элементов, которые придают знаку уникальность и узнаваемость среди потребителей.
Базы данных «Роспатента»
Если говорить о российской регистрации обозначений, то наиболее достоверными источниками информации являются официальные реестры и базы данных «Роспатента». Реестры товарных знаков включают все свидетельства, начиная с 2004 г. и представлены в виде древовидной структуры, составленной по номерам.
В этом разделе сайта возможен автоматический поиск только по номеру и по дате регистрации. Для поиска по другим параметрам, включая терминологический поиск, используется информационно-поисковая система
Бесплатный доступ предоставляется только по информации, которая опубликована за последний месяц. Для получения возможности поиска по всем данным необходимо сделать следующее:
- Заполнить регистрационную форму на сайте.
- Оплатить поисковые запросы с помощью карты Visa, Maestro или Мир на сайте. При этом автоматически заключается договор оферты. Стоимость 1 поиска (1 запрос) для поиска по зарегистрированным товарным знакам – 60 рублей. По заявкам за 1 поиск (5 запросов) необходимо уплатить 300 рублей. Для юридических лиц минимальная сумма на счете должна составлять 1200 рублей.
- Для юридических лиц предоставляется возможность оформления договора в бумажном виде. Оплата происходит через банк. После перечисления средств на счет «Роспатента» нужно направить копию платежного документа на e-mail ведомства или по факсу.
Словесные обозначения
Существенным преимуществом информационной системы «Роспатента» является то, что поиск словесного обозначения производится не только посимвольно, но и в неявном виде, то есть обнаруживаются знаки с частичным сходством. При этом в графе справа указывается степень совпадения. Так, если ввести в основную область запроса словосочетание «летний день», то будет получен следующий результат:
- Классы МКТУ. Для проверки по нескольким классам между их номерами устанавливается оператор «OR». Здесь необходимо учесть, что в старых заявках классы с номерами менее 10 были указаны без «0», то есть «1», «5», «8», а в более поздних с нулем – «01», «05», «08», поэтому нужно вводить оба типа значений.
- Название. Это поле полностью равнозначно основной области запроса. Слова можно вводить как на русском, так и на английском языке. Регистр букв, наличие пробелов не учитывается. Система также позволяет найти однокоренные слова из разных частей речи.
- Правообладатель (если заранее известен конкурент).
- Статус документа. Для проверки товарного знака нужно поставить 2 флажка – «Действует» и «Срок действия истек» (например, если не вовремя уплачена пошлина, но еще не прошел шестимесячный период, в течение которого можно восстановить действие товарного знака), так как свидетельства, прекратившие действие, не являются препятствием для регистрации.
Кроме того, имеется более 10 других полей, позволяющих уточнить критерии проверки.
В верхней части формы можно выбрать логический поиск вместо нечеткого:
| Уровень соответствия | Уровень соответствия | Пояснение |
| 1 | 2 | Количество операций замены или удаления букв – не более 2, например, будет найдено обозначение «T-GEN» на латинице, сходное со словом «день» |
| 2 | 1 | Количество операций замены или удаления букв – не более 1. Например, по тому же запросу «день» будет найден товарный знак «Д день», отличающийся одним символом |
| 3 | - | Редакционное расстояние не учитывается. Будут найдены те товарные знаки, в которых в точном виде присутствует слово «день», в том числе в составе других слов («студень»). |
Графические товарные знаки
Обратного поиска по картинке в системе «Роспатента» нет. Для выявления комбинированных товарных знаков в поле «Указание цвета или цветового сочетания» можно ввести название цвета. Проверка будет произведена по описанию товарного знака, а в результатах будут показаны все обозначения, включающие этот цвет.
Для того, чтобы найти изобразительный товарный знак, поступают следующим образом:
- Указывают в форме поиска класс МКТУ.
- Просматривают все изображения, выданные в результатах, отбирают те, которые могут препятствовать регистрации.
- Для сужения поиска указывают дату публикации или другие дополнительные параметры, так как для просмотра доступны только первые несколько тысяч товарных знаков.
Это очень трудоемкая работа, которая производится вручную. Поэтому проверка графических и комбинированных обозначений представляет собой более сложную задачу, чем словесных. Так, например, в тридцатом классе МКТУ (продукты питания) в настоящее время насчитывается более 20 тысяч действующих товарных знаков.
Международный поиск
Товарные знаки охраняются по территориальному принципу, то есть защита предоставляется им только в том государстве, где они зарегистрированы. Если планируется продажа товаров (предоставление услуг) в другой стране, то необходима международная регистрация. Так же, как и в России, проверку товарного знака можно сделать на сайте национального ведомства того государства, где будет продвигаться бизнес.
Одной из крупнейших международных организаций, осуществляющих регистрацию брендов и их систематизацию, является ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности. На сайте ведомства предоставляется бесплатный доступ к двум базам данных – Madrid Monitor (регистрация товарных знаков по Мадридской системе) и Global Brand Database (всего 44 млн. записей по состоянию на конец 2020 г.).
В системе Madrid Monitor возможен поиск 4 типов, которые изображены на иллюстрации. Расширенный поиск используется для более детализированной настройки параметров (номер регистрации, наименование правообладателя, классы по МКТУ или Венской классификации для изобразительных знаков, другие критерии).
Интерфейс Global Brand Database отличается от Madrid monitor, но по сути имеет тот же функционал. Дополнительные настройки представлены на вкладках.
В правой части главной страницы на вкладке «Origin» (страна происхождения) можно ознакомиться с количеством товарных знаков, которые были поданы на регистрацию из России. Оно составляет всего лишь чуть более 21 тысячи обозначений, поэтому поиск по российской составляющей Global Brand Database не может охватить все регистрации в «Роспатенте».
Эти две системы поиска имеют существенное преимущество по сравнению с сервисом «Роспатента» – они позволяют найти сходные графические и комбинированные товарные знаки по изображению.
Кроме вышеуказанных ресурсов, можно использовать поисковый сервис TMView – базы данных по товарным знакам ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Союза. Поиск может производиться как по словесной части, так и по изображению. В состав этой базы данных входит более чем 700 тысяч российских знаков, но поиск по изображениям для обозначений из «Роспатента» невозможен.
Дополнительные настройки (классы товаров/услуг по МКТУ или Венской классификации, номер заявки или регистрации, статус и вид товарного знака) открываются при нажатии на ссылку «Показать дополнительные опции» в правом верхнем углу окна.
Поисковые машины Интернета
Для поиска товарных знаков можно использовать также традиционные поисковые системы – Google, Yandex, Bing и другие. Во многих из них реализована функция обратного поиска по картинке. Пошаговое руководство представлено на иллюстрациях ниже.
В качестве примера для поиска взят комбинированный товарный знак «Путевые советы» (номер регистрации в «Роспатенте» – №771603).
Поиск комбинированного товарного знака в Google и Yandex
Эти инструменты могут использоваться только как дополнительные. В выдаче Google данный товарный знак вообще отсутствует, а сходные обозначения найдены в основном по англоязычному сегменту данных. Yandex показывает результаты лучше, но похожие картинки могут быть не зарегистрированы в качестве товарных знаков.
Что делать, если обнаружен сходный товарный знак?
Вероятность того, что похожее обозначение уже существует, очень высока. Если заявляемый товарный знак изменить по каким-либо причинам невозможно, то есть несколько способов решения данной проблемы:
- Получение письма-согласия от правообладателя конкурирующего товарного знака, разрешающего регистрацию. Данная процедура закреплена законодательно в п.6 ст. 1483 ГК РФ. Письмо-согласие необходимо приложить к заявке, направляемой в «Роспатент».
- Аннулирование чужого товарного знака. Согласно ст. 1486 ГК РФ, если обозначение не используется полностью или частично (в отношении некоторых классов МКТУ) в течение 3 лет, то его правовая охрана может быть прекращена в судебном порядке. При этом бремя доказывания использования товарного знака ложится на правообладателя.
- Признание регистрации конкурирующего знака незаконной. Это можно сделать в том случае, если он вводит потребителей в заблуждение, совпадает с фирменным наименованием, которое было зарегистрировано в ЕГРЮЛ на более раннюю дату, нарушает требования законодательства, в частности, ст. 1483 ГК РФ, в которой описано более 10 оснований для отказа в регистрации. Для опротестования правовой охраны необходимо обратиться к опытным патентным поверенным.
- Заключение лицензионного договора с правообладателем. На возмездной основе можно получить временное право использования чужого товарного знака.
- Заключение договора отчуждения, то есть выкуп товарного знака у правообладателя. Оба вида договоров (лицензионный и отчуждения) должны регистрироваться в «Роспатенте», иначе сделка признается юридически ничтожной.
Продвижение любого успешного бренда начинается с его проверки и регистрации в национальном патентном ведомстве. Специалисты нашего бюро помогут профессионально провести эту кропотливую работу и оценить сходство товарных знаков, разработать индивидуальную стратегию по устранению «мешающих» обозначений.