Патент на изобретение, полученный в «Роспатенте», дает исключительное, монопольное право на его использование. Применяя аналогичное техническое решение (умышленно или неумышленно) в продукции, другие производители рискуют получить иск, сумма которого исчисляется миллионами. Но окончательный перевес решения суда в ту или иную сторону зависит от правильного составления формулы изобретения, а судебные споры по таким делам часто принимают неожиданный оборот.
Предыстория дела
В 2015 году ООО «Юнистем» подало заявку для получения патента на изобретение, в котором был описан новый способ остекления балконов, лоджий и фасадов зданий. Заявка успешно прошла государственную экспертизу в «Роспатенте» и патент №2599243 был выдан в 2016 г.
Формула изобретения – это краткое словесное выражение технического решения, основная часть описания, которая определяет юридический статус патента. Отличительная часть формулы этого изобретения указывает на то, что главная особенность конструкции – это использование блочных модулей для остекления, изготавливаемых заранее в заводских условиях. Такая технология позволяет сократить время при монтаже на фасаде, а также во время ремонта, при необходимости замены отдельного модуля.
Крепление модулей из прозрачного или непрозрачного материала к перекрытию здания производится через статический усилитель (на рисунке обозначен цифрой 5), что, по мнению заявителя, обеспечивает надежную защиту от ветровых нагрузок и других климатических явлений. Высокая технологичность сборки и ремонтопригодность – основные достоинства этой строительной конструкции.
Новизна и изобретательский уровень: основные требования к изобретению
При регистрации в «Роспатенте» к изобретениям предъявляются 3 основных требования:
Неочевидность в связке с характерными признаками творческого решения
В мире не должно быть похожих решений. Только для существенных признаков промышленного образца
Возможность практического использования изобретения в какой-либо сфере деятельности.
Первое из этих требований обычно всегда соблюдается, за исключением механизмов, которые заведомо нарушают законы природы, например, вечные двигатели. Для подтверждения новизны изобретатель должен сделать патентный поиск и указать в заявке существующий уровень техники. От качества проведенного поиска зависит не только успешность получения патента, но и возможность его оспаривания в будущем.
Узнать подробнее о методике проведения патентно-информационного поиска.
Уровень техники и отличительные, новые признаки должны быть кратко указаны в формуле изобретения. От правильности ее составления зависит судьба всего изобретения. Если формула описана слишком общими фразами, то может получиться так, что она охватывает уже известные решения и не удовлетворяет критерию новизны. Если же она сформулирована очень узко, то другой изобретатель сможет легко «обойти» патент и зарегистрировать аналогичное решение, отличающееся незначительно от вашего.
Оценить правовой объем формулы может опытный патентный поверенный. Наибольшую юридическую значимость имеет первый независимый пункт, который должен быть составлен максимально четко и точно. В описании патента №2599243 были приведены прототипы, на основании которых разработано новое решение по остеклению фасадов, но уровень техники в целом был описан не полностью, что и позволило аннулировать его регистрацию.
ООО «Юнистем» предъявляет судебные иски
Правообладатель – ООО «Юнистем» в 2020 году обратился в Арбитражный суд Новосибирской области против ООО «Сибирские фасады», предъявив иск за нарушение исключительных прав на свое изобретение.
Ответчик – ООО «Сибирские фасады» – также использует модульную технологию, защищенную патентом №2599243. Эта строительная организация произвела остекление 12 жилых домов в жилищном комплексе «Ясный берег».
- Сумма иска
- более 2,9 млн. рублей.
Суд назначил проведение патентной экспертизы, в ходе которой эксперт провел сравнение по ГОСТ Р 15.011-96 сущности и признаков изобретения с характеристиками строительных конструкций жилищного комплекса. Экспертиза установила, что ответчик использовал все признаки, содержащиеся в формуле патента, а это является нарушением исключительных прав правообладателя.
Узнать подробнее о процедуре сравнения патентов и технических решений при возникновении спорных ситуаций.
Информация о модульной конструкции также размещена на официальном сайте застройщика, что зафиксировано осмотром Интернет-ресурса, который заверен нотариусом.
По статье 1358 Гражданского кодекса РФ, исключительное право на использование запатентованного изобретения любыми способами, не противоречащими закону, имеется только у правообладателя. Другие лица могут получить такое право по лицензионному договору или договору отчуждения (продажи). Обе формы договоров должны быть зарегистрированы в реестре «Роспатента».
Ответчик не заключал такие договора с правообладателем.
Сумма иска обоснована независимой оценочной компанией, в суд предоставлено заключение специалиста-оценщика.
Решение Арбитражного суда
Ответчик пытался привести следующие доводы в свою защиту:
- Неправомерность заключений патентного эксперта, который провел сравнение признаков патентной формулы и строительной документации, а также использовал устаревшую нормативную документацию. Суд признал эти доводы несостоятельными и отклонил требование ответчика провести повторную экспертизу.
- Патент не поддерживается в силе после 21.07.2020 г., так как за него не уплачена ежегодная государственная пошлина. Этот довод также был опровергнут копией платежного поручения от 25.05.2020 г. правообладателя; к тому же нарушение исключительных прав на патент началось задолго до этого срока.
Суд признал все требования истца законными, а сумму компенсации уменьшил до 2,7 миллионов рублей (за вычетом площади строительства по проектной документации, которая была разработана позднее даты подачи иска). Кроме того, с ответчика должны быть взысканы судебные расходы в общей сумме более 80 тысяч рублей, включая затраты на проведение патентной экспертизы.
Патент – это эффективный инструмент защиты для новых идей и решений, который позволяет не только остановить незаконный выпуск продукции, но и взыскать с ответчика компенсацию за нарушение исключительных прав. Ответчик пытался оспорить решение суда в апелляционных инстанциях: в Седьмом арбитражном суде, Суде по интеллектуальным правам (СИП) и Верховном суде РФ. Однако первое решение арбитражного суда в пользу правообладателя было оставлено без изменений.
Узнать подробнее о патентовании изобретений.
В том же году ООО «Юнистем» подало еще один судебный иск против застройщика за использование своего изобретения при строительстве других домов. На этот раз сумма иска была еще более значительной – 6 миллионов рублей. Но судебное дело приняло неожиданный оборот.
Развязка истории: кто же прав на самом деле?
Параллельно с судебными разбирательствами в арбитражных судах ответчик ООО «Сибирские фасады» обратился в Палату по патентным спорам (ППС) с возражением против регистрации патента №2599243. ППС – это одно из подразделений «Роспатента», которое является первой (досудебной) инстанцией по спорам, направленным против решений о регистрации или об отказе в выдаче патентов и свидетельств на товарные знаки.
Следует отметить, что при наличии законных оснований любое лицо может оспорить выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Одним из таких оснований является наличие более ранних патентов, которые порочат новизну технического решения. Поэтому так важно провести качественные патентные исследования до подачи заявки в «Роспатент».
Узнать подробнее о патентном поиске.
Свое возражение представитель ООО «Сибирские фасады» обосновал документально, показав, что аналогичные конструкторские решения уже были запатентованы на территории России (патенты RU 2101429 C1, RU 52879 U1, RU 68571 U1 и другие, всего более 10 шт.), а также имеется нормативно-техническая документация, в которой присутствуют отличительные признаки данного изобретения.
Коллегия ППС признала, что независимый пункт формулы не соответствует критерию новизны и наличию изобретательского уровня, так как его признаки уже известны из существующего уровня техники. Патентообладатель направил в «Роспатент» заявку на преобразование своего изобретения в полезную модель, уточнив ее формулу в соответствии с решением ППС. Но от ООО «Сибирские фасады» также поступило возражение с обоснованными доводами против такого преобразования.
В результате патент №2599243 был признан недействительным полностью, а его правовая охрана прекращена. Кроме того, ответчик по судебному делу смог доказать, что о нарушении прав на патент истцу было известно с начала 2017 г., а иск подан в 2020 г. – через 3 года 10 месяцев, то есть за пределами срока исковой давности. В мировой практике это часто является свидетельством злоупотребления исключительным правом, когда правообладатель умышленно выжидает время, в течение которого растет упущенная выгода, а соответственно, и сумма судебного иска.
Так как аннулирование патента производится с даты подачи заявки на патент, то есть с 2015 г., а также открылись новые факты, то в удовлетворении второго иска на 6 млн. рублей суд отказал. ООО «Сибирские фасады» подало заявление о пересмотре предыдущего судебного процесса на 2,7 млн. руб. в свою пользу.
Юридическая компания IPbrand
Опытные патентные поверенные компании IPbrand помогут вам запатентовать вашу идею с минимальными правовыми рисками:
- Проведем патентный поиск для определения новизны изобретения, уровня техники, прототипов и ближайших аналогов.
- Оценим патентную чистоту объекта для безопасного выхода на рынок без нарушения прав правообладателей патентов.
- Сделаем качественное патентное исследование с оформлением отчетной документации по ГОСТ.
- Зарегистрируем изобретение, полезную модель и промышленный образец «под ключ».
- Поможем правильно рассчитать государственные пошлины за патентование.
- Зарегистрируем вашу интеллектуальную собственность в других странах, в том числе по международным системам.
- Сделаем экспертное заключение об использовании критериев формулы изобретения в контрафактной продукции или в чужом патенте, поможем оспорить незаконную регистрацию в «Роспатенте».