Предыстория дела
В октябре 2019 года в Арбитражный суд г. Москвы поступил иск от кипрской компании Форианелли трэйдинг лимитед, владельца товарного знака №526293, зарегистрированного в «Роспатенте» по 5 классу МКТУ – биологически активные добавки к пище (заявка была подана в 2013 г.).
Товарный знак кипрской компании
Правообладатель предоставил доказательства того, что на территории России реализуется контрафактная продукция – успокаивающие капли БАД «Морфей», на упаковке которого незаконно используется этот бренд. Проведены контрольные закупки контрафакта:
- в ООО «Аптека от склада – Север»;
- на сайте ООО «Г*в» с отгрузкой контрафактной продукции через вышеуказанное ООО.
Истец просил взыскать с ООО «Аптека от склада – Север» и ООО «Г*в» денежную компенсацию в размере 2 млн. рублей.
Анализ оформления упаковки показал, что на ней используется словесное обозначение «Морфей», сходное до степени смешения с товарным знаком компании Форианелли трэйдинг лимитед.
Ответчик ООО «Г*в» направил ходатайство в суд о прекращении рассмотрения дела. Но так как владелец товарного знака полностью выполнил все требования по претензионному порядку решения спора, то судья отклонил это ходатайство.
Хотим напомнить нашим клиентам: если вы обнаружили, что кто-то незаконно использует ваш товарный знак, то сначала нужно направить письмо-претензию в адрес нарушителя. Такое письмо составляется по определенным правилам и является проектом судебного иска. Оформить его помогут наши патентные поверенные и юристы.
Решение суда
Согласно статье 1484 Гражданского кодекса, владелец товарного знака обладает исключительным правом на его использование в гражданском обороте. Другие лица не могут это делать без согласия правообладателя. Данное согласие должно быть оформлено юридически – в виде лицензионного договора (товарный знак предоставляется на время) или договора отчуждения (полная продажа бренда).
Несмотря на то, что контрафактная упаковка содержит и другие элементы, в целом она ассоциируется с товарным знаком истца – кипрской компании. Наиболее сильным элементом, оказывающим максимальное влияние на потребителя, является слово «Морфей». Оно занимает доминирующее положение на упаковке. Оба бренда используются в одном и том же классе товаров МКТУ – в пятом.
В августе 2020 г. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу истца – кипрской фармацевтической компании и обязал ответчиков выплатить компенсацию в размере 2000000 рублей.
Доводы ответчика
Представитель ответчика ООО «Г*в» пытался обосновать невиновность тем, что он не является производителем, а только предоставляет информационные услуги на сайте интернет-магазина, на основании договора с ООО «Аптека от Склада - Север». Однако по ГК РФ использование товарного знака в сети Интернет без согласия правообладателя также является незаконным. Реализуя контрафакт в интернет-магазине, предприниматели несут такую же ответственность, как и при оффлайн-продажах.
Усугубляло ситуацию и то, что в суд были предоставлены доказательства аффилированности обоих ООО (у них одинаковые соучредители и собственники). Поэтому доводы ответчика были отклонены.
Дальнейшее развитие событий
Ответчики попытались оспорить решение первой инстанции в девятом арбитражном суде, затем в Суде по интеллектуальным правам и в Верховном суде РФ. Но во всех инстанциях апелляции были отклонены, а первоначальное решение арбитражного суда – оставлено в силе.
Почему назначена такая большая компенсация?
По статье 1515 Гражданского кодекса РФ, владелец товарного знака, при нарушении его исключительных прав, может потребовать компенсацию, которая рассчитывается одним из 3 способов:
- в твердом размере – от 10 тысяч до 5 млн. рублей;
- по двукратной стоимости контрафакта;
- по двукратной стоимости лицензионного договора, который могли бы заключить стороны (для обоснования размера взыскания может использоваться размер выплат по уже существующим лицензиям с другими лицами).
Способ выплаты определяется на усмотрение правообладателя, а ее размер может быть откорректирован в меньшую сторону по решению суда.
Как показывает юридическая практика, во многих случаях суд учитывает смягчающие обстоятельства – однократный характер нарушения, небольшой объем партии контрафакта, добросовестность ответчика и назначает размер компенсации, сопоставимый с фактическим ущербом, который понес владелец товарного знака.
Но в этом случае компенсация 2 млн. рублей, заявленная в иске, арбитражным судом не уменьшена, так как ответчики неоднократно нарушали исключительные права компании Форианелли трэйдинг лимитед (судебные дела № А40-36719/2017, А40-214902/2017, А40-2966673/2018), а объем контрафактной партии составил более 51 тысячи упаковок. БАД предлагался для реализации по цене 125 рублей, на общую сумму более 6 млн. рублей. Поэтому размер компенсации был признан судом обоснованным. Кроме компенсации, ответчиков обязали выплатить госпошлину 33000 рублей (судебные расходы).
Двукратный размер стоимости контрафакта составил бы при этом более 8 млн. рублей, поэтому требования правообладателя можно считать заниженными. Неоднократно нарушая исключительные права на товарный знак, ответчик рискует не только большими убытками, но и закрытием бизнеса – юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда. При нанесении значительного материального ущерба (более 250 тыс. рублей) нарушитель может быть также привлечен к уголовной ответственности и лишен свободы.
Патентное бюро IPbrand
Хотя в этом деле прослеживается скорее умышленное нарушение исключительных прав (судя по систематически возбуждаемым судебным делам), любому начинающему предпринимателю необходимо помнить о том, что он несет ответственность за преднамеренное или непреднамеренное использование чужих брендов.
Опытные патентные поверенные компании IPbrand квалифицированно помогут вам решить следующие задачи:
- Получение исключительных прав на бренд – регистрация товарного знака в «Роспатенте», включая ускоренное получение свидетельства за 2 месяца. Это является единственной гарантией защиты от недобросовестной конкуренции на рынке.
- Проверка бренда онлайн – нарушаете ли вы права других лиц, на имя которых зарегистрированы похожие товарные знаки.
- Установление сходства до степени смешения между товарным знаком и контрафактом. Заключение нашего эксперта может приобщаться к материалам судебного дела.
- Мониторинг нарушения прав на товарный знак в сети Интернет.
- Сбор доказательств и обоснование судебного иска в пользу правообладателя.
- Оформление претензионного письма (досудебный порядок разрешения спора).
- Представительство и защита интересов клиента в суде.
Вы можете обратиться к нашим поверенным для получения бесплатной юридической консультации по вопросам защиты прав на товарные знаки и другие объекты интеллектуальной собственности.
