Громкие судебные споры в отношении товарных знаков

Ежегодно Арбитражными судами России рассматриваются тысячи дел, связанных с защитой исключительных прав на товарные знаки. Так, только за первое полугодие 2021 г. рассмотрено более 5 500 дел. Средний чек иска при взыскании компенсации с индивидуальных предпринимателей составляет порядка 50 000 рублей. Однако в судебной практике встречаются и очень крупные иски, о которых мы расскажем в этой статье.

Страховая компания «РОСГОССТРАХ» против ООО «КАПИТАЛ ЛАЙФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»

Один из самых крупных исков по товарным знакам в российской судебной практике – это претензия от «Росгосстраха» (истец) к ООО «Капитал лайф страхование жизни» (ответчик) на общую сумму более 150 млрд. рублей, из которых 148 миллиардов – компенсация за незаконное использование зарегистрированного обозначения «Росгосстраха».

Суть дела: Судебный процесс начался с того, что «Росгосстрах» обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд города Москвы в 2019 г. Истец требовал признать недействительным лицензионный договор, по которому передавались права на 13 товарных знаков ответчику – ООО «Капитал лайф страхование жизни».

Товарные знаки «Росгосстраха», переданные по лицензионному договору

Согласно договору, ежеквартальный платеж за использование каждого из них составлял всего лишь 15 тысяч рублей. Реальная рыночная цена этих торговых марок гораздо больше, поэтому после смены собственника новый глава «Росгосстраха» просил суд признать сделку недействительной как заключенную в результате сговора и наносящую значительный ущерб страховой компании.

Сумма компенсации была рассчитана истцом исходя из того, что ответчик продавал свои страховые продукты под брендами «Росгосстраха» длительное время. Только в 2016 г. ответчик собрал страховых премий на сумму 45 миллиардов рублей.

Судебное производство: Это судебное дело прошло через множество инстанций, а спор длился с 2018 по 2022 г. Арбитражный суд, Девятый арбитражный апелляционный суд в 2019 г. вынесли решение в пользу ответчика, отклонив требования «Росгосстраха». Основанием для этого послужило то, что условия лицензионного договора соблюдались обеими сторонами в течение 12 лет, а срок исковой давности по признанию сделки недействительной составляет 1 год. К тому же истец не доказал нарушение прав на товарные знаки.

Тогда «Росгосстрах» обратился в 2019 г. с апелляцией в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Этот суд принял сторону истца, указав на то, что прежний владелец страховой компании не был заинтересован в оспаривании сделки, и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Дело дошло в конечном итоге до Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, который отменил решение СИП; а затем, в 2020 г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил решение Судебной коллегии и направил материалы на новое рассмотрение.

Последнее решение: Судебный процесс пошел по второму кругу, а последнее решение по нему было принято 24 февраля 2022 г. Девятым арбитражным апелляционным судом г. Москвы: оставить иск о нарушении прав интеллектуальной собственности на зарегистрированные обозначения без удовлетворения (постановление № 09АП-4100/2022 по делу № А40-127011/2018). Но «Росгосстрах» может вновь обжаловать это решение в СИП. Если компании удастся в итоге выиграть дело, то это будет беспрецедентный случай в российской судебной практике.

Узнать подробнее о заключении лицензионных договоров на товарные знаки и юридических рисках, сопровождающих сделку.

ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED против ООО «Симбат»

Товарные знаки защищают не только словесные бренды и логотипы, но и некоторые объекты авторского права, например, названия и внешний вид персонажей. Очень часто в арбитражных судах рассматриваются дела о незаконном использовании мультипликационных персонажей. Количество таких исков ежегодно составляет несколько сотен, в основном они возбуждаются в отношении индивидуальных предпринимателей, торгующих контрафактной продукцией, которая завозится из Китая.

Суть дела: Компания ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED являющаяся правообладателем исключительно права на товарные знаки внесение в реестр «Роспатента» ФГБУ «ФИПС» обратилась в 2019 г. в Арбитражный суд Москвы с иском против ООО «Симбат» по поводу нарушения прав на товарный знак «Свинка Пеппа» и изображение этого персонажа. Исключительные права на внешний вид персонажа подтверждаются авторским свидетельством. Размер иска – по 16 470 845 рублей 50 копеек за каждый из объектов интеллектуальной собственности, суммарно более 32 миллионов рублей.

На сайте ответчика размещались предложения о продаже конструкторов: домик, машинка и поезд свинки Пеппы, сходных до степени смешения с товарным знаком и авторским изображением. Продажа контрафактных товаров подтверждена протоколом осмотра сайта, заверенным нотариусом, а также кассовым чеком. Правообладатель исключительных прав персонажа не давал разрешение на использование своей интеллектуальной собственности и не заключал с ответчиком лицензионный договор.

Домик Пеппы конструктор

Расчет суммы иска: Одним из преимуществ внесения в реестр ФГБУ «ФИПС» торговой марки является то, что при возникновении нарушения владелец может потребовать выплаты компенсации, независимо от суммы реального ущерба. Ответственность за нарушение прав интеллектуальной собственности определяется по статье 1515 Гражданского кодекса РФ.

Правообладатель может выбрать на свое усмотрение один из способов расчета компенсации:

• в фиксированном размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей (суд вправе снизить размер с учетом смягчающих обстоятельств);
• в двукратном размере контрафакта (суд не может уменьшать ее размер);
• в двукратной стоимости лицензии на использование товарного знака.

Компания ENTERTAINMENT ONE UK LIMITED рассчитала размер компенсации по второму варианту, исходя из информации в оптовом прайс-листе, опубликованном на сайте ответчика. Этот документ содержал количество доступных для заказа конструкторов (более 22 000 шт.) и их цену (от 328 до 434 руб. за 1 шт.).

Решение суда: Суд удовлетворил исковые требования полностью и взыскал с ответчика более 32 миллионов рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, а также 300 000 рублей на проведение социологического опроса ВЦИОМ для подтверждения того, что фигурка «Свинки Пеппы» в конструкторе ассоциируется у потребителей именно с мультипликационным персонажем; 112 800 рублей за проведение экспертизы (дело № А40-156970/19-5-1412).

Узнать подробнее о получении авторского свидетельства на персонажи и произведения.

Индивидуальный предприниматель против «Торговой сети Командор»

Многомилионную компенсацию за нарушение прав на товарный знак могут получить не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели.

Суть дела: В 2018 г. уфимский индивидуальный предприниматель И.А.В. обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском против ООО «Торговая сеть Командор» по факту незаконного использования своего товарного знака «Командор» (свидетельство о регистрации № 567820) при продаже товаров в фирменном наименовании, на вывеске, в доменном имени сайта ответчика.

Особенности дела: Ответчик использовал слово «Командор» в качестве коммерческого обозначения, которое по закону не подлежит регистрации в государственных органах. В таких условиях бизнес подвергается большому риску – можно получить претензию от правообладателя такого же товарного знака.

Нередко бывают случаи злоупотребления правом, когда недобросовестные лица скупают товарные знаки или регистрируют их не для того, чтобы использовать в коммерческой деятельности, а для получения компенсаций от других производителей. Так и в этом деле прослеживается эта особенность: истец – индивидуальный предприниматель И.А.В. – является правообладателем 322 (!) товарных знаков. Формально по закону нельзя запретить такую деятельность. Поэтому наиболее надежной стратегией всегда является регистрация собственного бренда.

Узнать подробнее о регистрации товарных знаков в «Роспатенте».

О преимуществах товарного знака по сравнению с коммерческим обозначением мы уже писали в статье нашего блога «Коммерческое обозначение: регистрация и особенности защиты».

Судебное производство: Первоначальная сумма иска была 600 000 рублей. Арбитражный суд Красноярского края признал вину ООО «Торговая сеть Командор» и взыскал компенсацию с него. Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию в Третий арбитражный апелляционный суд, обосновывая свою позицию тем, что использование коммерческого обозначения началось ранее, до регистрации товарного знака второй стороны спора.

Однако он не предоставил дополнительную информацию, подтверждающую этот факт. К тому же изначально ответчик имел другое фирменное наименование, которое сменилось в 2017 г., уже после регистрации товарного знака.

В ходе рассмотрения апелляции индивидуальный предприниматель увеличил размер иска до 20 млн. рублей, так как согласно бухгалтерской отчетности нарушитель получил за 2017 г. выручку в размере 19, 5 млн. рублей. Поэтому истец вправе был потребовать двукратную компенсацию от этой суммы.

Решение суда: По решению Арбитражного суда с ООО «Торговая сеть Командор» взыскана компенсация в полном объеме – 20 миллионов рублей (дело А33-4702/2018). Ответчик пытался оспорить это решение в апелляционных инстанциях. Суд по интеллектуальным правам направил дело на новое рассмотрение, однако арбитражный суд вновь принял решение не в пользу ответчика. По решению СИП в феврале 2022 г. (дело № СИП-966/2021) правовая охрана товарного знака по свидетельству №567820 прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ (реализация товаров; магазины; рестораны). Однако отменить решение Арбитражного суда до аннулирования правовой охраны уже невозможно.

«Доктор ОСТ» против «Доктор ГОСТ»

Ярким примером недобросовестной конкуренции является судебное дело № А60-45539/2020. В 2015 году медицинская клиника по лечению опорно-двигательного аппарата в Екатеринбурге зарегистрировала свой товарный знак «Доктор ОСТ» (государственное свидетельство №547838). Бизнес развивался успешно, а клиника обзавелась 11 филиалами по всей России. Этой популярностью решили воспользоваться бывшие работники компании, которые назвали свою клинику «Доктор ГОСТ» в Екатеринбурге.

Товарный знак клиники

Особенности судебного процесса: В этом деле ключевым моментом стало доказательство сходства до степени смешения между товарным знаком истца и коммерческим обозначением ответчика. Нарушение исключительных прав может быть зафиксировано не только в том случае, когда обозначения совпадают полностью, но и частично. Но для этого необходимо получить экспертную оценку патентного поверенного, которую можно использовать в качестве доказательства в суде. Товарный знак при этом сравнивается по специальной методике «Роспатента».

Узнать подробнее о сравнении товарных знаков.

Ход судебного разбирательства: Ответчик настаивал на том, что словосочетания «Доктор ОСТ» и «Доктор ГОСТ» несут разную смысловую нагрузку, а также надписи отличаются по цветовой гамме и форме букв. Слово «ост» ассоциируется со словом «кость», а слово «ГОСТ» означает качество. Истец зарегистрирован в Челябинске, а ответчик ведет свою деятельность в Екатеринбурге.

Но суд указал на то, что оценка сходства до степени смешения должна производиться с точки зрения простого обывателя, а не лингвиста. К тому же обе организации занимаются оказанием услуг в одном и том же классе МКТУ. Оба обозначения похожи фонетически (по звучанию), а разница в одну букву – несущественна, так как общее впечатление остается таким же. Разное местонахождение истца и ответчика также не имеют значение, так как правовая охрана товарному знаку предоставляется на всей территории РФ.

Решение суда: Арбитражный суд Свердловской области признал вину ООО «Доктор ГОСТ», но размер компенсации уменьшен до 1 250 000 рублей, так как подтвержденный период нарушения прав на товарный знак составляет только 7 месяцев, а его деятельность за текущий год была убыточной. Ответчик попытался оспорить решение в Семнадцатом Арбитражном суде г. Пермь, но апелляционная инстанция также подтвердила правомерность этого взыскания.

Исключительные права на товарный знак подтверждаются государственным свидетельством на него. Для того, чтобы получить такое свидетельство, нужно подать заявку в «Роспатент», где она проходит экспертизу. Патентные поверенные компании IPbrand помогут вам правильно оформить пакет документов, уплатить государственные пошлины с экономией 30%, отследят делопроизводство в патентном ведомстве и при необходимости ответят на дополнительные запросы экспертов.