Особенности международной регистрация товарного знака

Действие свидетельства на товарный знак ограничивается территорией того государства, где оно было получено. Это правило действует во всех странах. Не существует единого «международного товарного знака», которому предоставляется правовая охрана во всем мире. Поэтому перед выходом на рынок другой страны необходимо защитить свой бренд по местному законодательству, подав заявку на регистрацию в национальное патентное ведомство, даже если у вас имеется свидетельство «Роспатента».

Для чего нужна международная регистрация?

Продажа товаров за рубежом без регистрации товарного знака может привести к следующим неприятным ситуациям:

1. Похожая или полностью совпадающая торговая марка уже зарегистрирована на территории страны другой компанией или предпринимателем. Регистрация может быть сделана как добросовестным производителем, так и с целью последующего шантажа владельца популярного заграничного бренда. Продавая товар с такой маркировкой, вы нарушаете чужие исключительные права на зарегистрированный товарный знак.

Если правообладатель подаст против вас судебный иск, то вы понесете значительные убытки, так как размер компенсации может составлять несколько миллионов долларов. Зарубежное законодательство наказывает нарушителей исключительных прав более активно и жестко, чем это принято в России. Если вы не сможете выплатить компенсацию, то правоохранительные органы могут арестовать ваше имущество в этой стране.

Несмотря на то, что недобросовестность регистрации товарного знака может быть очевидной, местные власти могут принять решение в пользу своих производителей. Так, в 2012 г. компании Apple пришлось заплатить $60 млн. китайской компании, которая получила на свое имя свидетельство на обозначение «iPad». Суды Китая практикуют такую практику: кто первый успел зарегистрировать товарный знак, тот и является законным правообладателем. Вот почему международную регистрацию бренда нужно начинать задолго до начала продаж на территории иностранного государства.



2. Со временем ваша продукция (или услуги) станут популярными и этим поспешат воспользоваться патентные тролли, зарегистрировав товарный знак на свое имя, а вам придется или выкупать его, или делать дорогостоящий ребрендинг.
3. Если начнется незаконный выпуск аналогичной продукции под вашей торговой маркой (контрафакт), то зарегистрированный товарный знак дает право на привлечение нарушителя к ответственности, взыскания с него внушительной денежной компенсации. При отсутствии национального свидетельства о регистрации решить такой спор в вашу пользу будет гораздо сложнее.

Способы регистрации

Зарегистрировать товарный знак за рубежом можно несколькими способами:

• подав заявку непосредственно в национальное патентное ведомство той страны, где нужна регистрация;
• по Мадридской системе – международная заявка подается в «Роспатент», который перенаправляет ее во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС);
• регистрация в региональных патентных ведомствах, например, в Ведомстве по интеллектуальной собственности Европейского союза EUIPO, Бенилюкса – объединения Бельгии, Нидерландов, Люксембурга (патентное ведомство BeneluxOffice for Intellectual Property, или сокращенно BOIP) и в других объединениях.

В этой статье мы рассмотрим самые популярные способы, как зарегистрировать международный товарный знак: в отдельных странах, по Мадридской системе, в Европейском союзе и новый перспективный вариант на территории Евразийского экономического союза (в Евразийском патентном ведомстве).

Национальная регистрация

Получение свидетельства на товарный знак в национальных патентных ведомствах имеет следующие особенности:

• В большинстве случаев требуется обращение к национальному патентному поверенному. Патентное законодательство практически всех стран (включая российское) запрещает подавать заявку иностранцам напрямую в ведомство.
• Исходя из предыдущего пункта, при расчете затрат на регистрацию необходимо учитывать не только государственные пошлины, но и издержки на оплату услуг патентных поверенных. Стоимость их работы часто рассчитывается как почасовой тариф, либо оплата производится за каждое действие – за консультацию, проверку обозначения, составление заявки, ее подачу в патентное ведомство, ответы на запросы и так далее. При выборе юридического бюро необходимо учитывать, что входит в пакет услуг, чтобы избежать существенной переплаты.
• В европейских государствах и в США регистрация возможна не только для юридических лиц и ИП, как это практикуется в России, но и для физических лиц.
• Заявка должна быть оформлена на национальном языке патентного ведомства, поэтому дополнительно возникают расходы на переводчика.
• Во многих странах экспертиза патентным ведомством не проводится – если в течение определенного срока другие лица не подают претензию-возражение по регистрации, то заявитель получит свидетельство (так называемая система оппозиции). Эта система имеет как достоинства, так и недостатки. С одной стороны, упрощается получение свидетельства. С другой стороны, проверка на предмет нарушения исключительных прав третьих лиц полностью возлагается на самого заявителя. Поэтому тщательная предварительная проверка перед подачей заявки имеет первостепенное значение, так как она снижает риск оспаривания регистрации и судебных издержек в дальнейшем. Для ее проведения нужно хорошо знать национальное законодательство по товарным знакам.

В каждом из государств могут существовать свои особенности регистрации. Например, в США заявитель должен предоставить доказательства, что он фактически использует товарный знак в коммерческой деятельности. Такое требование введено как защитный механизм от патентных троллей, которые массово регистрируют торговые марки для того, чтобы перепродавать их добросовестным производителям.

Расходы на регистрацию товарного знака в Германии, Великобритании, США

по состоянию на апрель 2021 г.

Подача заявки на регистрацию непосредственно в национальное ведомство другой страны целесообразно в том случае, если вам нужно получить свидетельство на товарный знак в 1-2 странах. Если правовая охрана требуется на территории нескольких государств, то более выгодной с финансовой точки зрения может стать регистрация по Мадридской системе.

Список официальных сайтов национальных патентных ведомств для более подробного ознакомления с правилами регистрации опубликован на сайте «Роспатента» здесь.

Мадридская система

Мадридская система регистрации товарного знака была создана для упрощения международной охраны брендов. Администрирование процедуры осуществляется ВОИС, центральный офис которой находится в Женеве.

Процедуру регистрации товарного знака по Мадридской системе можно наглядно показать на схеме:

Затраты по Мадридской системе

Размер пошлин за регистрацию составляет:

Для сравнения рассчитаем затраты, которые понесет заявитель на регистрацию своего товарного знака (в черно-белом исполнении) в Германии, Великобритании и США по отдельности и по Мадридской системе для 1 класса МКТУ, без учета затрат на переводчика.

Таким образом, Мадридская система экономически оправдывает себя в том случае, если правовую охрану нужно получить более чем в 3 государствах. Для многих заявителей она предпочтительна и потому, что не нужно обращаться непосредственно в национальное патентное ведомство, а взаимодействие с «Роспатентом» ведется на русском языке. Свидетельство, выдаваемое ведомствами, действительно в течение 10 лет.

Достоинства и недостатки Мадридской системы

Преимущества Мадридской системы заключаются в следующем:

• Достаточно подать только 1 заявку, в которой можно указать несколько государств на выбор, где нужно провести регистрацию.
• Большое количество стран-участниц – свыше 124 государств, охват практически всего мирового рынка.
• Заявку можно оформить на одном из 3 языков – английском, французском или испанском, сэкономив тем самым на услугах переводчика для каждого национального патентного ведомства в отдельности.
• Централизованная система управления товарным знаком после регистрации – продление срока его действия, аннулирование и расширение географического охвата, внесение изменений также производится по 1 заявке в ВОИС.
• Единая базовая пошлина для регистрации во всех странах, указанных в заявке.

Благодаря эти качествам Мадридская система признана универсальной и пользуется большой популярностью во всем мире.

К ее недостаткам можно отнести:

• Перед подачей заявки на международную регистрацию необходимо получить российское свидетельство на товарный знак в «Роспатенте» («базовая» регистрация). При обращении непосредственно в национальное патентное ведомство, «базовая» регистрация не требуется.
• Во многих странах-участницах необходима уплата дополнительных пошлинных взносов. Их размер в некоторых случаях – существенный. Например, если нужно зарегистрировать товарный знак в США и в заявке указано 4 класса МКТУ, то доплата составит 1840 шв. франков.
• Если национальное патентное ведомство вынесет отрицательное решение по регистрации, то для предоставления доказательств своей правоты или оспаривания отказа все равно необходимо обращаться к местным патентным поверенным. Это может также потребоваться при продлении срока действия свидетельства через 10 лет для некоторых стран.
• В течение 5 лет после регистрации по Мадридской системе международный товарный знак зависит от «базовой» регистрации. Это значит, что если в «Роспатенте» будет аннулировано ваше свидетельство, то же самое произойдет и с международной регистрацией.

Так же, как и при национальной регистрации, перед подачей заявки по Мадридской системе необходимо сделать предварительную проверку товарного знака на соответствие требованиям законодательства тех стран, где нужно получить свидетельство. Экспертиза товарного знака проводится по той же методике. Вот почему рекомендуется делать регистрацию через патентных поверенных, которые возьмут на себя решение юридической стороны вопроса.

Узнать подробнее об услуге регистрации товарного знака по Мадридской системе.

Регистрация в Европейском союзе

Управление интеллектуальной собственности Европейского союза EUIPO находится в Испании, в г. Аликанте. Схема регистрации товарного знака аналогична Мадридской – вы подаете только одну заявку для того, чтобы получить свидетельство.

Регистрация товарного знака в Европейском союзе имеет следующие особенности:

• Правовая охрана предоставляется сразу на территории всех стран-участниц ЕС.
• Заявку можно подать онлайн на сайте EUIPO или по Мадридской системе, отметив в ней Европейский союз в качестве выбранной территории.
• Если по заявке будет вынесен предварительный отказ, то ее можно преобразовать в национальную в тех странах, где нет препятствий для регистрации обозначения.
• Единая пошлина за регистрацию составляет 850 евро.
• Правовая охрана предоставляется на 10 лет, после чего ее можно продлить.
• Заявителю выдается 1 свидетельство в электронном виде, заверенные копии предоставляются по отдельному запросу.
• При нарушении ваших исключительных прав достаточно направить 1 исковое заявление, а не для каждой национальной юрисдикции отдельно.

После опубликования заявки у других правообладателей есть 3 месяца для того, чтобы подать возражение, то есть и в этом случае применяется система оппозиции. По правилам патентного ведомства EUIPO, если будет доказано, что ваш товарный знак нарушает чужие исключительные права, то вы обязаны возместить расходы оппоненту на госпошлины за подачу возражения. Это составляет 650 евро (~58000 рублей). Таким образом, отсутствие должной проверки может нанести существенный урон заявителю, несмотря на кажущуюся лояльность системы оппозиции.

Евразийское патентное ведомство

Для регистрации товарного знака на территории бывших республик СССР по упрощенному маршруту в 2020 г. между Россией и странами СНГ был подписан Договор о евразийских товарных знаках. По аналогии с регистрацией в Евросоюзе, он позволит получить свидетельство по 1 заявке на территории сразу всех стран экономического союза ЕАЭС (Россия, республика Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан). Начало проведения регистрации по данной схеме запланировано к осени 2021 года.

Особенностями евразийской регистрации являются:

• Подавать заявку можно в любое из национальных ведомств ЕАЭС для иностранцев, а для российских предпринимателей – в «Роспатент». Документы оформляются на русском языке.
• Пересылка заявки в национальные ведомства других стран СНГ осуществляется ведомством подачи.
• Уплату пошлин необходимо делать по уведомлению, направляемому от каждого национального ведомства заявителю.
• Если хотя бы в одном ведомстве выявятся препятствия для регистрации, то получить евразийское свидетельство не удастся.

Использование евразийской системы регистрации товарного знака будет выгодным в первую очередь для совместных предприятий и тех компаний, производство которых ориентировано на рынки стран СНГ. Она позволяет упростить взаимодействие с национальными патентными ведомствами.

Услуги патентных поверенных IPbrand

В юридической компании IPbrand вы можете получить следующие виды услуг по международной регистрации товарного знака:

• расчет национальных пошлин и других затрат при подаче заявки по Мадридской, европейской, евразийской системе;
• определение наиболее выгодной схемы регистрации брендов и других видов интеллектуальной собственности;
• проверка товарного знака на соответствие национальному законодательству других стран, определение правовых рисков;
• предварительная «базовая» регистрация товарного знака в «Роспатенте» перед подачей заявки по Мадридской системе;
• подача заявки по Мадридской системе, в ЕС и другие региональные ведомства;
• решение вопросов через национальных патентных поверенных (сертифицированных юристов в области патентного права) других государств;
• международная регистрация товарного знака «под ключ».

Возмещение затрат на международную регистрацию

Для поддержки российских производителей и защиты отечественной интеллектуальной собственности за рубежом Правительство РФ приняло в 2016 г. постановление №1368, согласно которому юридические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак по Мадридской или по национальной системе, могут возместить часть своих затрат за счет государственной субсидии. Это постановление действует и в 2021 году.

Возмещение затрат на государственные пошлины при этом для патентов и товарных знаков производится в размере 100%, а услуг по делопроизводству – на 70%. Максимальный размер субсидии составляет:

Выдача субсидии производится на конкурсной основе, подробнее узнать об этой возможности можно на сайте «Экспоцентра» в разделе «Специальная программа поддержки по регистрации объектов интеллектуальной собственности за рубежом».

Чтобы не потерять свой бренд на зарубежных рынках, проведите вовремя регистрацию своего товарного знака. Затраты на пошлины и патентных поверенных гораздо меньше, чем оспаривание недобросовестной регистрации предприимчивыми патентными троллями. Стоимость работы иностранного юриста по такому делу может составлять от 50000 долларов и выше. Проверка товарного знака перед его регистрацией позволит избежать и более серьезных санкций в виде многомиллионной компенсации в пользу правообладателя. Защитить товарный знак или патент по международным системам вы можете в нашей юридической компании IPbrand. Мы работаем с надежными иностранными партнерами в национальных юрисдикциях и проводим регистрацию через Международное бюро ВОИС.