Какие основания для отказа в регистрации товарного знака?

Причины отказа в регистрации товарного знака

Обозначения, регистрируемые в качестве товарного знака, должны отвечать определенным требованиям законодательства. Правовая охрана не может быть предоставлена в тех случаях, когда происходит нарушение прав других лиц или общественных интересов. Под этой обтекаемой фразой на самом деле скрывается около 50 критериев, по которым товарный знак оценивается в «Роспатенте» (ФГБУ «ФИПС»). Все они подробно описаны во внутренних регламентах патентного ведомства.

Такая сложная проверка обозначений предполагает большой процент отказов при регистрации. Ниже приведена официальная статистика «Роспатента» по товарным знакам из опубликованных годовых отчетов:

• Всего рассмотрено на стадии экспертизы, из них:
  • по результатам экспертизы заявленного обозначения принято решений:
    • о предоставлении правовой охраны
    • об отказе в предоставлении правовой охраны
    • об отзыве заявки
    • об отзыве или отказе в принятии ее к рассмотрению

Статистика «Роспатента»

Так, за 2020 год количество отказов составило почти 14% (каждая седьмая заявка) и этот показатель сильно вырос по сравнению с 2019 годом.

В этой статье мы рассмотрим самые распространенные причины отклонения заявок, а также способы устранения препятствий для успешной регистрации.

Как работают эксперты «Роспатента»?

После поступления заявки в ФГБУ «ФИПС» она первым делом проходит так называемую формальную экспертизу: проверяется правильность заполнения бумаг, их комплектность и факт уплаты государственных пошлин.

На этом этапе чаще всего выявляются следующие ошибки в заявке:

• отсутствие адреса для переписки с правообладателем;
• не уплачена госпошлина;
• отсутствие организационно-правовой формы юридического лица или ее сокращенная форма;
• указание нескольких лиц в графе «Заявитель» (заявка может быть подана только ИП или юрлицом, на физических лиц товарный знак не оформляется);
• отсутствие идентификаторов (ОГРН, ИНН, КПП и других);
• низкое качество изображения товарного знака;
• указание нескольких вариантов обозначения (должно быть одно);
• отсутствие перечня товаров по классам МКТУ.

О том, как правильно оформить заявку на регистрацию товарного знака, можно прочитать в нашем блоге здесь.

Информация! Если эксперт обнаружил одну из этих ошибок, он направляет уведомление заявителю. После устранения замечаний и уплаты пошлины за внесение исправлений делопроизводство по заявке продолжается.

В уведомлении будет указан срок, в течение которого нужно внести изменения или предоставить дополнительную информацию (обычно это 2 месяца). По истечении этого срока заявка признается отозванной и делопроизводство прекращается. Пошлины возврату не подлежат.

На следующей стадии, во время экспертизы по существу, специалисты «Роспатента» проверяют товарный знак на соответствие ст. 1483 ГК РФ и требованиям внутреннего регламента патентного ведомства. Проводится анализ на совпадение с другими объектами интеллектуальной собственности

С чем сравнивают товарный знак?

Товарный знак в заявке проверяют не только по зарегистрированным торговым маркам на имя других юридических лиц. Его сравнивают со следующими объектами:

• заявки на товарные знаки, по которым свидетельство еще не выдано (находятся на стадии делопроизводства);
• общеизвестные товарные знаки – обозначения, которые приобрели широкую известность и узнаваемость среди потребителей; они охраняются бессрочно (например, «Агуша», «Мобил»);
• наименования мест происхождения товаров (НМПТ) и географические указания (ГУ), связанные с определенным местом производства товаров («Минеральная вода «Вологодская»);
• промышленные образцы, в качестве которых охраняется дизайн, внешний вид изделий (для них выдается патент);
• наименования селекционных достижений, которые регистрируются в ФГБУ «Госсорткомиссия»;
• объекты авторского права, имена известных лиц.

Важно! Если обнаружится похожий объект из тех, что перечислены выше, то экспертиза выносит отрицательное решение. Стоит отметить, что вероятность совпадения довольно велика, так как каждый год регистрируется порядка 60-70 тысяч товарных знаков, 6-7 тысяч промышленных образцов.

По закону товарный знак не должен совпадать с фирменными наименованиями юридических лиц, регистрируемых в ЕГРЮЛ, а также с коммерческими обозначениями (они не подлежат регистрации). Так как экспертиза «Роспатента» не располагает данной информацией, то фактически такая проверка не проводится. Но в последующем регистрация обозначения может быть опротестована по возражению третьих лиц.

Основания для отказа в регистрации товарного знака

Ниже перечислены другие наиболее распространенные причины для отказа в регистрации.

Отсутствие различительной способности

Если в обозначении присутствуют элементы, которые не позволяют идентифицировать товарный знак среди аналогичных производителей, то «Роспатент» выносит отрицательное решение.

Возможные варианты решения этой проблемы:

• Использовать оригинальное графическое исполнение и фантазийные, «искусственные» слова
• Добавить другие детали (создать композицию) и/или включить эти элементы в заявку в качестве неохраняемых (то есть их смогут использовать и другие лица). При этом неохраняемый элемент не должен занимать доминирующее положение
• Сделать оригинальное сочетание простых фигур или неохраняемых элементов
• Создать изображение в художественном, а не в реалистичном исполнении
• Использовать реалистичное изображение из другой группы товаров
• Привести доказательства того, что обозначение приобрело различительную способность в процессе длительного использования (на упаковке, в точках реализации, в рекламе). Подтверждающие документы: контракты и договоры, результаты социологических опросов.

Отсутствие различительной способности может выражаться в нескольких формах.

Элементы товарного знака, не обладающие различительной способностью	Примеры изображения	Примеры преодоления отказа
Отдельные буквы и их сочетания, цифры и числа Простые линии, геометрические фигуры		цифра 7 – неохраняемый элемент
		оригинальная композиция из простых фигур
		товарный знак МТС (приведены доказательства приобретения различительной способности)
Реалистичное изображение самого товара		зарегистрирован для мороженого (доработано в виде фантазийного объекта)
		зарегистрирован для мяса (реалистичное изображение из другой группы товаров)
Родовые названия товара; слова, характеризующие сам товар или его свойства, материал, историю, время и место производства, назначение		слово «молоко» указано в качестве неохраняемого элемента
		«Для мальчиков» указано в качестве неохраняемого элемента
Сокращенные наименования организаций и их организационно-правовая форма		«НПО», «ГИДРОМАШ» указаны как неохраняемые элементы
Элементы, указывающие на качество товара (использование слов «стандарт», «качество», «HIGH QUALITY», «PREMIUM», «натуральный» и другие)		«СТАНДАРТ КАЧЕСТВА» указано как неохраняемый элемент

Подробнее

При этом необходимо учитывать, что товарный знак не может состоять только из неохраняемых элементов.

Использование наименований, вошедших в широкий обиход

Многие наименования товаров, в процессе своего длительного использования, утратили первоначальную различительную способность и применяются большим количеством производителей. Например, в 1904 г. вошла в оборот торговая марка «Тhermos» («Термос»). В настоящее время это слово применяется различными изготовителями независимо друг от друга, и оно стало видовым названием товаров.

В России такая проблема чаще всего возникает для брендов, которые существовали еще в советское время. Так, опротестована регистрация товарного знака «Жигулевское» (этикетка для пива) на имя ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», так как это наименование стало общепринятым названием сорта пива.

Решение проблемы: такое название может быть включено в состав товарного знака как неохраняемый элемент.

В качестве примера успешной регистрации в 2020 г. можно привести товарный знак №789573 (слова «пиво» и «Жигулевское» указаны в заявке как неохраняемые).

Товарный знак №789573

Использование общепринятых символов и терминов

Термины и символы (включая отраслевые), применяемые повсеместно, не обладают различительной способностью и не могут получить правовую охрану.

Пример. Товарный знак №640399 «El’terra ENERGY» – выдано свидетельство по 25 классу МКТУ (обувь, одежда). Термин «ENERGY» не свойственен для этого типа товаров, поэтому все элементы обозначения могут получить правую охрану.

Товарный знак №640399

Использование названий/изображений государственной символики, культурного и природного наследия

Регистрация товарных знаков с объектами данного типа возможна, если они указаны в качестве неохраняемых элементов и только при согласии компетентных государственных (или международных) органов. Обычному предпринимателю такое согласие получить практически невозможно, так как это дает ему необоснованное преимущество и нарушает антимонопольное законодательство (отсутствие здоровой конкуренции). Законом также не допускается имитация подобных объектов.

На товарном знаке не должны присутствовать:

• геральдика и флаги государств, а также их узнаваемые детали;
• символы международных организаций;
• наградная символика (государственные ордена, медали);
• пробирные и контрольные клейма;
• сертификационные знаки;
• изображения археологических достопримечательностей;
• памятники истории и архитектуры, включенные в государственный реестр культурного наследия;
• объекты всемирного наследия;
• культурные ценности, которые хранятся в музеях и частных коллекциях (картины, скульптуры, монеты, марки, старинные книги и другие произведения).

Запрещенные элементы в товарных знаках

Введение потребителя в заблуждение

Элементы, которые экспертиза «Роспатента» может отнести к ложным сведениям, проще всего пояснить на примерах:

• изображение животных на соевых продуктах, так как потребитель может подумать, что они сделаны из мяса;
• использование слова «beer» («пиво») для широкой группы напитков, часть из которых пивом не является (неправильный подбор классов МКТУ);
• словесное обозначение «Гамбург» для мебельной продукции, если производитель на самом деле находится в Московской области;
• изображение китайской пагоды и иероглифов на упаковке с чаем для российского заявителя (ложные ассоциации с изготовлением в Китае);
• использование популярных зарубежных брендов в русской транслитерации.

Так как оценка возможности введения в заблуждение носит умозрительный характер, то она является очень субъективной.

Решение проблемы: Обратиться к опытным патентным поверенным, которые помогут проанализировать риски и откорректировать товарный знак.

Использование имен популярных людей и объектов авторского права

Решение проблемы: есть только 2 варианта – исключить такие указания из товарного знака или заручиться письменным согласием упоминаемого лица (или правообладателя для объектов авторского права).

Многие звезды шоу-бизнеса и спортсмены уже имеют именные бренды, зарегистрированные в «Роспатенте».

В этом случае можно получить разрешение на их коммерческое использование на основании возмездного лицензионного договора с владельцем.

Товарный знак №453328, принадлежащий организации «Благотворительный фонд Алины Кабаевой»

Противоречие нормам гуманности, морали, общественного порядка

На практике это может означать следующее:

• использование репутации общечеловеческих или религиозных ценностей для алкогольной, табачной продукции и для некоторых других категорий товаров (медицинская продукция, средства личной гигиены и прочие);
• ущемление национальных меньшинств;
• сексуальный подтекст;
• эксплуатация популярных клише, наносящих ущерб репутации страны в целом;
• использование вульгарной или ненормативной лексики в обозначении, а также ее имитация.

Такие товарные знаки зарегистрировать нельзя

Решение проблемы: Исключить данные элементы из обозначения. Так как во многих случаях нарушение требований законодательства не столь очевидно, рекомендуется проконсультироваться с патентными поверенными.

В чем сложность проверки?

Полная проверка товарного знака – это очень трудоемкая задача, которая требует обработки большого массива данных и законодательных актов. Поиск словесных обозначений для определения совпадения с ранее зарегистрированными и заявленными брендами должен производиться как по каждому слову, так и по фразе в целом. А полученный отчет может составлять несколько десятков страниц. Так, например, простая выборка по слову «Добрый» только по зарегистрированным обозначениям дает результат, включающий 412 записей.

Среди них еще предстоит провести анализ на степень совпадения, учитывающий фонетическое, визуальное и смысловое сходство по регламенту «Роспатента». Сделать такой анализ под силу только человеку, обладающему экспертными знаниями в области патентного права.

Что касается изобразительных и комбинированных знаков, то автоматизированной системы поиска в данный момент в «Роспатенте» не существует. Выборку приходится делать по релевантным классам МКТУ вручную, просматривая всю базу данных.

Кроме того, чтобы определить, входит ли обозначение в категорию общеупотребимых (см. причину №2, 3 для отказа в регистрации), необходимо проработать информацию по толковым словарям, справочникам, стандартам и энциклопедиям. Поиск по специальным базам производится для выявления официальных символов и объектов, входящих в список культурных, природных ценностей.

Подробнее узнать о том, как найти похожие товарные знаки, можно в статье «Как проверить товарный знак самостоятельно».

Почему стоит обратиться к профессионалам?

Наши патентные поверенные имеют богатый опыт по работе с брендами и прошли государственную аттестацию по специализации «Товарные знаки». Заказав у нас полную проверку товарного знака, мы гарантируем успешность регистрации на 98%.

А что же остальные 2%? – можете вы спросить. К сожалению, на результат экспертизы влияют и субъективные факторы. Специалист «Роспатента» может посчитать, что имеется угроза введения потребителя в заблуждение. Это уже является основанием для отказа. Отрицательное решение может быть вынесено без обоснования таких «подозрений». Однако отказ можно преодолеть.

Что делать, если получен отказ от «Роспатента»

Эксперты патентного ведомства направляют в адрес заявителя официальное уведомление об окончательном или предварительном отказе. В первом случае заявитель уже не может предоставить в «Роспатент» доводы в пользу регистрации. Чаще всего такой отказ выносится по причинам №3, 6, 8. В уведомлении от патентного ведомства обычно дается ссылка на пункт и номер статьи ГК РФ, на основании которых предоставление правовой охраны невозможно.

Во втором случае регистрация может быть завершена успешно, если заявитель предоставит аргументированные доказательства своей правоты. Однако следует учитывать, что вносить значительные изменения в поданную заявку запрещено регламентами «Роспатента». В результате придется оформлять новую заявку и заново уплачивать за нее госпошлины. Вот почему мы настоятельно рекомендуем сделать проверку товарного знака заранее.

Если обнаружены сходные, уже зарегистрированные товарные знаки, то возможно несколько путей решения проблемы:

• доработка заявленного обозначения;
• получение письма-согласия от правообладателя на регистрацию вашего обозначения (оно учитывается в «Роспатенте»);
• сужение перечня классов МКТУ в заявке (исключение однородности продукции);
• оспаривание регистрации чужого товарного знака;
• досрочное прекращение охраны конкурирующего обозначения на основании его неиспользования в течение 3 лет (доказательства его использования должен предоставить владелец товарного знака).

Последние 2 варианта осуществляются в судебном порядке.

Оспаривание отказа

Решение «Роспатента» об отказе в регистрации товарного знака можно оспорить в досудебном порядке в Палате по патентным спорам, которая является одним из структурных подразделений ведомства. Для этого нужно подать возражение, указать в нем доводы и документальное подтверждение своей правоты. Это можно сделать в течение 4 месяцев после составления экспертного заключения.

Вышестоящим ведомством, в котором можно оспорить решения Палаты по патентным спорам, является СИП – специализированный Суд по интеллектуальным правам.

С каждым годом в «Роспатенте» ужесточаются требования к товарным знакам, вводятся новые правила экспертизы для отраслевых торговых марок. Так, в 2019 году вступил в действие новый государственный стандарт ГОСТ 34397-2018 для определения сходства товарных знаков в мясной промышленности. Специфические требования также предъявляются к алкогольной, табачной и медицинской продукции. Специалисты ipbrand помогут провести детальную проверку товарного знака с учетом всех норм действующего законодательства, подготовят заявку на регистрацию, составят грамотный ответ на уведомления от «Роспатента». Мы предлагаем несколько пакетов услуг – от бесплатного экспресс-анализа до полного сопровождения «под ключ».