Какие преимущества в регистрации товарного знака?

Похожее или полностью совпадающее обозначение могут зарегистрировать на себя как добросовестные, так и недобросовестные участники рынка. В момент внесение в реестр «Роспатента» использование такого товарного знака другими лицами становится незаконным.

Преимущества регистрации товарного знака

Законодательство о средствах индивидуализации, к которым относится товарный знак, предназначено прежде всего для защиты прав добросовестных производителей. Виды нарушения исключительных прав теперь уже не ограничиваются продажей контрафактной продукции, факт которой достаточно легко доказать.

Злоупотребления правом становятся более изощренными и трудно доказываемыми:

• оформление чужого «раскрученного» знака для других классов товаров/услуг и «паразитирование» на популярном бренде;
• регистрация обозначения, широко используемого конкурентом, но еще не защищенного свидетельством, с целью последующей перепродажи;
• накапливание неиспользуемых зарегистрированных торговых марок для предъявления судебных исков добросовестным производителям;
• подача «висячей» заявки в «Роспатент» на обозначение, сходное или одинаковое с новыми товарными знаками добросовестного правообладателя и их блокировка.

Этот перечень не является исчерпывающим. Обычно компании и частные предприниматели сначала выводят на рынок новые продукты или услуги, и лишь при условии успешного развития бизнеса оформляют свои исключительные права. С одной стороны, такая практика оправдана, так как если бизнес «не пойдет», то получение свидетельства не имеет смысла.

С другой стороны, эта тактика сопровождается большими рисками в будущем по причинам, перечисленным выше. И когда потребуется регистрация успешного бренда, может оказаться, что сделать это уже невозможно. Именно поэтому в последние годы оправданной является заблаговременная регистрация интеллектуальной собственности дает преимущество и предохраняет от возможных правонарушителей-конкурентов. Об этом свидетельствует и международная юридическая практика по защите бренда и гудвилла компаний.

Подтверждение прав

Преимущество - 1

Согласно российскому законодательству, для того, чтобы знак обслуживания получил правовую охрану, он должен быть внесение в реестр ФГБУ «ФИПС» («Роспатент»). После этого использовать его может только правообладатель, а другие лица – только при его согласии. Согласие должно оформляться в виде договора отчуждения (полная передача прав и смена владельца обозначения) или лицензии (предоставление знака во временное пользование).

Чтобы в полной мере использовать права на товарный знак, его нужно внести в государственный реестр. Для этого необходимо подать заявление в «Роспатент». Исключительное право подтверждается свидетельством государственного образца. Оно выдается в отношении части товаров (услуг), производством или реализацией которых занимается правообладатель. Зарегистрировать обозначение можно и на все классы международного классификатора МКТУ, но это будет дороже. Крупные корпорации и компании (такие, как «Газпром», «Сбербанк») оформляют права на все категории МКТУ, чтобы препятствовать недобросовестному использованию своего бренда.

Свидетельство подтверждает права только на территории России. Если товарный знак был внесен в базу патентного ведомства в другой стране по национальной системе, то необходима регистрация именно в РФ. Существует также международная система оформления интеллектуальной собственности, которая позволяет получить правовую охрану сразу в нескольких государствах (Мадридская система регистрации). Но и в этом случае сначала нужно пройти национальную фазу, то есть получить свидетельство на территории страны-проживания.

Срок охраны товарного знака по российскому законодательству – 10 лет с момента подачи заявки в «Роспатент». Исключительное право «бронируется» с даты подачи заявки. Если она успешно проходит регистрацию, то более поздние заявки на похожие или идентичные знаки не могут получить юридическую защиту.

По истечении 10 лет можно подать заявление о продлении срока охраны еще на 10 лет. Таких продлений может быть неограниченное количество.

Использование символа R при маркировке

Преимущество - 2

Согласно ст. 1485 ГК РФ, у правообладателя зарегистрированного товарного знака есть конкурентные преимущества, поскольку может использовать опознавательную маркировку ® (первая буква английского слова «registered» – «зарегистрирован»). Она служит для информирования потребителя о том, что продукция произведена именно той фирмой, которая является владельцем обозначения, а также о наличии правовой охраны у данного обозначения. Простановка этого знака не является обязательной.

В зарубежных странах используется также маркировка ТМ, показывающая, что обозначение находится в процессе оформления, но свидетельство еще не выдано. В России он не получил распространения.

Однако злоупотребление опознавательным знаком R не допускается. Нельзя проставлять его рядом с незарегистрированным обозначением. Данный запрет установлен в ст. 180 УК РФ и ст. 1515 ГК РФ. Это связано с тем, что производитель или поставщик в этом случае ограничивает возможность добросовестной конкуренции. Незарегистрированное обозначение могли бы использовать законопослушные конкуренты для своей продукции или услуг. Ложная предупредительная маркировка дает необоснованное монополистическое положение на рынке, вводит потребителей в заблуждение. Поэтому за такое нарушение предусмотрена гражданская и уголовная ответственность. Использовать предупредительную маркировку можно только в отношении тех продукции, которая указана в свидетельстве.

Информация Регистрация товарного знака в «Роспатенте» дает конкурентные преимущества и полное право его владельцу наносить знак ® на саму продукцию или использовать его в рекламе и официальной документации. Это обозначение также предотвращает непреднамеренное нарушение исключительных прав.

Защита от действий конкурентов в отношении бренда

Преимущество - 3

Как показывает судебная практика, основным видом нарушения исключительных прав является незаконное использование тождественных (полностью совпадающих) или сходных до степени смешения (похожих в одинаковой группе товаров) товарных знаков. Чаще всего конкуренты наносят чужое обозначение, популярное среди потребителей, на свои предметы торговли и упаковки. Только наличие правовой охраны дает возможность обратиться в государственные органы для восстановления исключительных прав, а конкурента привлечь к ответственности.

Юрисдикционная форма защиты может быть реализована несколькими способами:

• Направление возражения в палату по Патентным спорам. Этот метод защиты используется в том случае, если конкурент подал заявку на регистрацию сходного товарного знака. Правовая охрана может быть прекращена в административном порядке.
• Обращение в судебные органы. В суде можно также обжаловать решения Палаты по патентным спорам. Согласно ст. 1253 ГК РФ индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, при неоднократном нарушении исключительных прав торговой марки может быть ликвидировано по решению суда. О штрафных санкциях и компенсациях указано в статье далее.
• Обращение в Федеральную антимонопольную службу при введении конкурентом в гражданский оборот схожих до степени смешения товарных знаков.
• Обращение в Федеральную таможенную службу.
• Обращение в правоохранительные органы системы МВД РФ. За нарушение исключительных прав на товарный знак в крупном размере (более 250 тыс. руб.) предусмотрена уголовная ответственность по ст. 180 УК РФ. В качестве наказания используются штрафы, принудительные работы на срок до 5 лет и лишение свободы до 6 лет при совершении преступления организованной группой лиц.

Несвоевременная внесение в реестр патентного ведомства интеллектуальной собственности может привести к тому, что это сделает конкурент или «патентный тролль». В последнем случае юридические лица регистрируют на свое имя пакет популярных обозначений, которые ими фактически не используются в гражданском обороте, а затем предлагают их к продаже или предъявляют иски добросовестным производителям. Формально эту деятельность запретить нельзя. Таким известным патентным троллем является Ассоциации делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», зарегистрировавшая десятки товарных знаков.

Конкурент может подать «висячую» заявку в «Роспатент», находящуюся на стадии формальной экспертизы, с неуплаченными пошлинами. Она заблокирует возможность получения свидетельства на новое обозначение. В качестве наглядного примера можно привести заявки ликероводочного завода «Стрижамент» № 2018717531, 2018717529, 2018719507, 2018719913, которые копировали чужие известные обозначения других производителей алкогольной продукции. Их признали отозванными только через год, в результате добросовестные производители не могли оформить свои марки в течение всего этого периода.

Возмещение ущерба конкурентами

Преимущество - 4

В судебном порядке можно взыскать компенсации в пользу правообладателя исключительных прав и штрафы, перечисляемые в федеральный бюджет. Их размеры указаны в таблице ниже.

В качестве примера взыскания компенсации можно привести судебный иск ООО «Тепло» к ООО «Си Ай Эс Импэкс» в 2018 г. о незаконном использовании зарегистрированной торговой марки «GENBERG» (номер регистрации в «Роспатенте» № 604165) для маркировки бытовых водонагревателей. Суд установил взыскание компенсации в пользу истца в размере 9 млн. 913 тыс. руб. Расчет размера компенсации производился на основании двукратной цены контрафактных товаров (1209 шт. обогревателей), по которой они реализовывались в России. Товары были произведены в Китае, промаркированы товарным знаком без разрешения правообладателя и незаконно введены в гражданский оборот в РФ.

Пассивный доход от передачи прав по лицензии или франшизе

Преимущество - 5

Передача прав на использование торговой марки может производиться только с разрешения его владельца. Оно оформляется в виде договора отчуждения (права полностью переходят другому лицу, меняется правообладатель), либо по лицензионному соглашению (владелец остается тот же). Лицензия может быть исключительной (права делегируются только одному контрагенту) и неисключительной (договор может быть заключен и с другими лицами). Права передаются как на все классы МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак, так и для части из них. Оба вида договоров подлежат государственной регистрации в «Роспатенте».

Передача исключительных прав может осуществляться также в рамках франчайзинга, когда предоставляются готовая модель бизнеса, другие объекты интеллектуальной собственности (патенты, ноу-хау), правообладатель оказывает техническую и организационную поддержку. Плата за пользование товарным знаком производится в виде паушального (единовременного) взноса или роялти – регулярных платежей в форме фиксированной суммы или процента от продаж. Размер лицензионных отчислений зависит от популярности бренда, отрасли и продуктовой линии. В среднем он составляет 5-10% от продаж.

Доход от реализации прав на товарный знак иногда может превышать прибыль от основных видов деятельности. Так, у модного американского бренда одежды Calvin Klein насчитывается около 400 лицензионных партнеров. А самым дорогим брендом в мире на 2020 г. признан Amazon, общая стоимость которого оценивается в $220 млрд.

Защита от контрафакта

Преимущество - 6

Регистрация товарного знака дает еще одно преимущество – его можно включить в Таможенный реестр интеллектуальной собственности (ТРОИС). Это позволяет отслеживать таможне контрафактную продукцию при вывозе или ввозе товаров через российскую границу. Сотрудники таможенной службы вправе остановить такой товар и проверить наличие лицензии от правообладателя.

Для внесения данных в ТРОИС необходимо направить заявление в Федеральную таможенную службу. К нему должен быть приложен документ, подтверждающий интеллектуальные права на торговую марку.

В 2016 г. в России была утверждена Стратегия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Она направлена на сокращение контрафакта. Ее основным направлением является внедрение обязательной маркировки продукции в электронной системе «Честный знак», которая позволяет отследить полный жизненный цикл товаров и получить информацию об их качестве и изготовителе для любого потребителя (для этого создано мобильное приложение, сканирующее штрихкоды).

В настоящий момент обязательную маркировку прошли табачные изделия и шубы. К 2025 году планируется охватить все приоритетные отрасли. Для получения штрих-кода на продукцию необходимо указать товарный знак. Это требование не является обязательным. Однако сама система позволяет выявить нарушителей исключительных прав и источник контрафакта. За отсутствие маркировки предусмотрены административные штрафы.

В феврале 2021 г. между «Роспатентом» и «Честным знаком» подписано соглашение об информационном взаимодействии для защиты интересов правообладателей товарных знаков. Благодаря этому в автоматическом режиме будут сверяться обозначения внесенные в реестр патентного ведомства, и информация в системе маркировки. Это приведет к сокращению количества нелегальных участников рынка.

Использование в рекламе без ограничений

Преимущество - 7

Кроме нанесения в качестве маркировки на изделиях и упаковке, зарегистрированный товарный знак может быть использован в рекламных материалах. Любое упоминание в рекламе чужого торговой марки (или обозначения, похожего на него) без согласия правообладателя является незаконным (ст.5 Закона о рекламе). Чтобы недобросовестные конкуренты не воспользовались репутацией «раскрученного» бренда в собственной рекламной компании, необходимо в первую очередь обеспечить ему защиту с помощью государственной регистрации.

Недобросовестное использование ТЗ может происходить и в менее явной форме:

Кроме того, внесение обозначения в государственный реестр позволяет законным способом «обойти» запрет на использование иностранных слов на вывеске. Это ограничение установлено №53-ФЗ «О государственном языке РФ», ФЗ-№38 «О рекламе», Постановлением правительства № 902-ПП «О размещении информационных конструкций в городе Москве» и другими локальными актами.

Гарантии отсутствия нарушений со стороны правообладателя

Преимущество - 8

В настоящий момент в «Роспатенте» под государственной охраной находятся более 400 тысяч товарных знаков, а в 2020 году подано 93 926 заявок на регистрацию. Прирост по сравнению с 2019 г., несмотря на сложную экономическую ситуацию, составил более 7%.

Такое огромное количество обозначений повышает риск совпадения с новыми заявками и незарегистрированными товарными знаками. Например, брендов, в состав которых входит слово «хороший», начитывается более сотни. Это говорит о том, что даже добросовестный производитель может неумышленно нарушать исключительные права других лиц, используя чужую торговую марку. Такие действия, как было указано выше, влекут ответственность, вплоть до уголовной.

Для того, чтобы проверить товарный знак, необходимо произвести экспертную оценку о его сходстве до степени смешения с ранее внесенными в базу ФГБУ «ФИПС» обозначениями и заявками, обладающими более ранним приоритетом (датой подачи в патентное ведомство). Делать такой мониторинг постоянно не имеет смысла – сходный товарный знак может быть оформлен на имя другого правообладателя в любое время. Поэтому единственной надежной гарантией является собственная регистрация.

Защита доменного имени

Преимущество - 9

Согласно ст. 1484 ГК РФ, правообладатель может использовать свой товарный знак в качестве доменного имени и других способов адресации в сети Интернет. Большинство потребителей ориентируются на сайты, адреса которых совпадают с названием бренда, то есть доменное имя воспринимается как элемент торговой марки.

Недобросовестные конкуренты могут прибегать к так называемому киберсквоттингу: регистрировать домен, похожий или полностью совпадающий с товарным знаком добросовестного производителя с целью его последующей продажи или незаконного использования. Хотя в российском законодательстве правовой статус доменного имени недостаточно четко определен, наличие государственной регистрации дает определенные преимущества при возникновении судебных споров. В некоторых случаях проблему незаконного использования домена можно решить в досудебном порядке, обратившись к хостинг-провайдеру.

Увеличение активов компании

Преимущество - 10

Товарные знаки подпадают под понятие собственности, на которую распространяется действие Налогового кодекса РФ. Как отмечалось выше, стоимость нематериальных активов зарубежных компаний может значительно превышать другие активы. В России налоговый учет пока принято вести не по рыночной стоимости торговой марки, а по затратам на их создание (или приобретение). Бухгалтерский учет товарных знаков регулируется Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации № 34н и ПБУ 14/2000.

Для того, чтобы торговая марка приносил доход, налогоплательщик должен иметь документы, подтверждающие исключительное право на нематериальный актив, – свидетельство или договор уступки. Если права на обозначение приобретены по лицензионному соглашению, то он учитывается бухгалтерией и правообладателя, и приобретателя (лицензиата). Стоимость товарного знака может быть внесена в уставный капитал предприятия. На внесение в реестр обозначения начисляется амортизация.

Защита объектов авторских прав

Преимущество - 11

Авторские произведения могут охраняться как товарные знаки. Авторские права, по российскому законодательству, возникают в момент создания произведения и не требуют какой-либо фиксации прав. Однако на практике оформление прав на интеллектуальную собственность позволяет получить более надежную правовую охрану для некоторых объектов авторского права. Ее преимуществом является то, что в свидетельстве четко закреплен момент возникновения исключительных прав и их владелец.

В качестве примера можно привести товарные знаки персонажей из популярного мультфильма «Смешарики» и «Маша и медведь». Правообладатели предъявили большое количество исков по незаконной реализации их продукции. Аналогичная практика существует и за рубежом, например, для диснеевских мультфильмов. Кроме того, существенную долю доходов по таким объектам авторских прав составляет именно прибыль от лицензионных соглашений, предоставляющих право использования товарного знака при производстве товаров, например, одежды и канцтоваров с изображением персонажей.

Товарный знак №453446

Продажа через сети и маркетплейсы

Преимущество - 12

Наличие внесенного в реестр обозначения – необходимое условие для выхода на крупнейшие электронные торговые площадки «Wildberries», «Ozon», «Беру!», «Lamoda», «Goods». Владельцы маркетплейсов таким образом стремятся снизить риски и судебные издержки, связанные с претензиями от покупателей в отношении контрафактных товаров.

Так, в типовой оферте «Wildberries» поставщик обязуется возместить все прямые и косвенные убытки, связанные с нарушением исключительных прав. Он также несет полную ответственность за достоверность информации по товарным знакам и правомерность введения товаров в гражданский товарооборот. При открытии виртуальной витрины руководство маркетплейса может затребовать форму №940 – уведомление о приемке заявки в «Роспатент» на оформление бренда. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара, в течение 1-3 дней после получения такого требования.

Регистрация товарного знака – это необходимое условие его юридической защиты. Управление нематериальными активами начинается с получением прав на них. Существует целый ряд ограничений – например, неохраняемые элементы обозначения, общепринятые символы, характеристики, указывающие на вид или назначение товара, которые не могут получить правовую охрану. Специалисты нашего бюро помогут провести экспертную оценку товарного знака на возможность его регистрации, определят степень совпадения с ранее зарегистрированными брендами и разработают рекомендации для снижения риска отказа со стороны «Роспатента». Мы гарантируем получение формы №940 за 1 день. Успешный, но не охраняемый бренд угрожает потерей прав на него, после чего придется создавать новый бренд или покупать интеллектуальные права на уже оформленное обозначение.