Более 40% заявок на товарные знаки, поступающие в «Роспатент», получают отказ в регистрации. Существует 2 вида отказов: предварительный и окончательный, отличающиеся по правовым последствиям для заявителя и по способам преодоления такого отказа. Знать об их особенностях нужно еще на этапе подачи документов в патентное ведомство, так как от правильности действий заявителя зависит окончательный исход регистрации. Заявка может быть полностью аннулирована и придется подавать новую, снова уплачивать пошлины.
Предварительный и окончательный отказ: в чем разница
Уведомление об отказе может прийти от «Роспатента» на любом этапе экспертизы и быть 2 типов:
Исходя из названия, для заявителя еще имеется возможность продолжить делопроизводство по данной заявке.
Экспертиза по заявке завершилась и знак не будет зарегистрирован; дальнейшее делопроизводство останавливается.
В обоих случаях заявитель может предпринять действия, которые помогут преодолеть отказ. Главное условие – это нужно сделать вовремя. Срок предоставления ответа на уведомление об отказе указывается в самом уведомлении. Если это небольшие неточности в оформлении заявки, или некорректно перечислены товары по классификатору МКТУ, то заявителю обычно предоставляется 2-3 месяца на исправление ошибок.
Предварительный отказ: когда выносится
Самая частая причина для предварительного отказа в регистрации товарного знака – это сходство с другими брендами, которые уже имеются в государственном реестре. Для сравнения похожих знаков эксперты «Роспатента» используют специальную методику: она включает проверку на фонетическое, визуальное и смысловое сходство.
Только предварительная проверка товарного знака перед подачей заявки дает гарантии, что он уникален и не нарушит чужие права.
Если вы уже получили уведомление о предварительном отказе, то есть несколько вариантов действий.
Провести сравнительный анализ
Способ №1
Нужно сравнить свой бренд с противопоставленным товарным знаком. Самому сделать такую экспертную оценку будет сложно, поэтому лучше обратиться к патентному поверенному. В ответ на уведомление об отказе он составит обоснованное возражение, в котором укажет, почему выводы экспертизы – неверные. Экспертиза может согласиться с этими доводами (тогда знак зарегистрируют), а может и не согласиться – тогда можно попробовать оспорить решение «Роспатента» в Палате по патентным спорам.
Веским аргументом может стать тот факт, что у заявителя уже есть похожие зарегистрированные товарные знаки, то есть он является правообладателем серии брендов.
Пример: ООО подало заявку на регистрацию товарного знака «ХАНТА» (на кириллице) для алкогольных напитков. «Роспатент» направил отказ, так как в реестре есть похожий знак «XENTA» (на латинице). Заявитель не согласился с решением «Роспатента», привел сравнительный анализ своего бренда с противопоставленным товарным знаком. Кроме того, он указал, что является правообладателем ранее зарегистрированных знаков аналогичного характера: «Белый горизонт Ханта», «Северная мгла Ханта». Благодаря продуманным доводам товарный знак был успешно зарегистрирован.
- Важный момент
- Мотивированное возражение нужно подать не позднее 6 месяцев начиная с того дня, когда было направлено уведомление из «Роспатента».
Получить разрешение от владельца другого бренда
Способ №2
По закону, если чужой товарный знак мешает вам зарегистрировать свой бренд, то вы можете получить разрешение от его правообладателя. Если он не против, то «Роспатент» не вправе отказывать в регистрации. Такое разрешение приобщается к материалам заявки. Оно должно быть оформлено в письменном виде. В разрешении должно быть указано, по каким классам МКТУ и видам товаров допускается регистрация.
Несмотря на кажущуюся сложность, это довольно распространенный способ решения проблемы. Владелец знака вполне может дать свое согласие, если он изготавливает другую продукцию, но в том же классе МКТУ, так как конкуренция фактически будет отсутствовать. Возможно, что он вообще не использует свой товарный знак, это тоже может стать причиной для согласия. Также можно предложить ему продать бренд. Для этого необходимо заключить с ним договор отчуждения и зарегистрировать его в патентном ведомстве.
Патентные поверенные компании IPbrand помогут вам получить согласие от правообладателя и направить его вместе с ответным письмом в «Роспатент».
Узнать подробнее об этой процедуре.
Пример: Немецкая компания подала заявку в «Роспатент» на регистрацию своего товарного знака «ZEPHYR» для 25 класса товаров по МКТУ. Однако «Роспатент» вынес предварительное решение об отказе, так как в реестре уже существовал похожий товарный знак, принадлежащий российскому индивидуальному предпринимателю (свидетельство № 652057).
Компания попросила у ИП письмо-согласие, разрешающее регистрацию немецкого бренда. Данное письмо было учтено «Роспатентом», товарный знак успешно зарегистрировали.
Аннулировать чужой товарный знак
Способ №3
«Устранить» чужой товарный знак для вашей регистрации можно двумя законными способами:
- Доказать, что он был зарегистрирован с нарушениями закона. Например, не соблюдаются требования его уникальности – он похож на другие бренды, либо в нем есть запрещенные элементы: неохраняемые знаки, слова, государственная символика и другие. Но в этом случае приведенные аргументы будут служить доводом и против вашей регистрации.
- Воспользоваться статьей 1486 Гражданского кодекса: если противопоставленный знак не используется в течение 3 лет, то заинтересованное лицо может аннулировать его охрану и зарегистрировать такой же бренд на себя. Такой способ целесообразен, если не удается получить письмо-согласие. Но для этого нужно подать иск в арбитражный суд. Судебное дело может затянуться на несколько лет. Необходимо будет также доказать свою заинтересованность: вы уже начали выпускать товар или планируете запускать производство.
Пошаговая инструкция при предварительном отказе
Если вы получили уведомление об отказе в регистрации товарного знака, то порядок действий будет таков:
- Внимательно прочитайте уведомление. В нем будет указана причина для отказа и дата для предоставления дополнительных материалов от заявителя (если это предварительный отказ).
- Если вашей регистрации противопоставлен другой товарный знак, имеющий более ранний приоритет (дату подачи заявки), найдите его в базе «Роспатента» по регистрационному номеру. Поиск по реестрам подробно описан здесь.
- Проведите анализ на сходство для составления аргументированного возражения или направьте письмо владельцу другого бренда с просьбой разрешить вам регистрацию.
- Составьте ответ в «Роспатент». В ответе нужно опираться на статьи Гражданского кодекса, а также на приемы сравнения знаков, описанные в руководствах «Роспатента».
- Направьте письмо по почте или в личном кабинете, если заявка была оформлена в электронном виде. Дождитесь окончательного решения – экспертиза либо согласится, либо откажет окончательно.
- В некоторых случаях эксперт может предложить сократить перечень классов МКТУ, чтобы преодолеть отказ. Тогда нужно отправить письмо-согласие с доводами экспертизы.
Окончательный отказ
С окончательным отказом в регистрации товарного знака дело обстоит сложнее. Если вы получили такое уведомление, то у экспертизы «Роспатента» есть веские основания:
- Товарный знак может иметь негативную окраску и вызвать отрицательный отклик у части потребителей. Например, «Роспатент» отказал в регистрации бренда «Вознесение» для услуг похоронного бюро, так как это название одного из религиозных праздников. В «зоне повышенного риска» находятся бренды для алкогольной продукции, лекарственных средств, образовательных и медицинских услуг.
- Товарный знак может ввести потребителя в заблуждение. Чаще всего это присутствие какого-либо географического названия в бренде, не соответствующее фактическому местоположению производства или компании. Так, было отказано в регистрации бренду «Курилы» для ресторана в Геленджике.
- Товарный знак не обладает различительной способностью, то есть в нем используются те слова, которые широко распространены в данной сфере деятельности. Например, бренд «Культтерапия» для 41 класса МКТУ (услуги по проведению культурных, развлекательных мероприятий).
Окончательный отказ также выносится в том случае, если заявитель не смог предоставить в срок аргументированные возражения по предварительному отказу.
Оспаривание в Палате по патентным спорам
Окончательный отказ тоже не приговор: за товарный знак можно еще побороться в Палате по патентным спорам. Это имеет смысл и с финансовой точки зрения: пошлина за возражение в ППС составляет 9 тысяч рублей, в то время как регистрация нового товарного знака обойдется как минимум в 21700 рублей.
Возражение, так же, как и ответ на предварительный отказ, должно содержать аргументированные доводы в пользу заявителя. Для каждого случая они будут индивидуальными, так как причина для отказа может быть разной. Документы можно направить в электронном формате без личного посещения ведомства.
- Важный момент
- Возражение нужно послать не позднее, чем через 4 месяца после того, как вам отправлен окончательный отказ. В противном случае придется подавать новую заявку на регистрацию.
Можно ли вернуть пошлины?
Если вы получили окончательный отказ, то пошлины, уплаченные за экспертизу товарного знака можно вернуть только в 2 случаях:
- Если вы сразу оплатили все пошлины, в том числе за регистрацию бренда в реестре и за выдачу свидетельства. Эту часть пошлины можно будет вернуть, но за проведение экспертизы – нет.
- Если ошиблись в расчетах и уплатили пошлины больше, чем это нужно.
Пошлины возвращаются также тогда, когда заявитель передумал регистрировать свой знак и направил заявление об отзыве заявки. Но такое заявление «Роспатент» должен получить до того, как начнется экспертиза.
Для возврата средств в патентное ведомство необходимо направить ходатайство.
На самом деле причин для отказа в регистрации товарного знака может быть много. Всего их насчитывается несколько десятков, а в нашей статье мы рассказали только о самых распространенных. Если вы получили уведомление об отказе от «Роспатента», обратитесь к патентным поверенным IPbrand: мы поможем проанализировать причину отказа и решить вашу проблему с минимальными затратами.