Вы зарегистрировали свой бренд в «Роспатенте» и теперь он под надежной защитой. Но если вы планируете продвигаться не только на российском, но и на зарубежных рынках, то нужно помнить о том, что свидетельство «Роспатента» не действует в других странах (это касается и стран СНГ). Чтобы бренд получил правовую охрану в другом государстве, его нужно зарегистрировать в местном патентном ведомстве. Существуют и упрощенные способы регистрации, которые позволяют сократить бюрократические процедуры в ведомствах и зарегистрировать товарный знак по одной заявке сразу в нескольких государствах.
Для чего регистрировать товарный знак за рубежом
Товарный знак – это юридическое понятие и пределы его применения ограничены правовой областью (юрисдикцией) той страны, где он зарегистрирован. Свидетельство, выданное в патентном ведомстве одной страны, не распространяется на другие государства, за исключением региональных систем регистрации, например, в союзе ЕАЭС.
Если за пределами РФ недобросовестный местный производитель наносит на свою продукцию маркировку, которая в России зарегистрирована как товарный знак, то российский правообладатель практически не имеет возможностей для защиты бренда в этой стране. Такую продукцию нельзя даже считать контрафактной, поскольку она не пересекла границу РФ.
Отсюда вытекают следующие основные причины, по которым экспортерам нужно регистрировать свой товарный знак за рубежом:
Российские товары и услуги все чаще становятся успешными брендами и привлекают внимание не только потенциальных клиентов, но и недобросовестных участников рынка международного масштаба, желающих получить сверхприбыль за счет чужой интеллектуальной собственности. Поэтому регистрация бренда за рубежом необходима для защиты от недобросовестной конкуренции.
Главный фактор – это обеспечение юридической безопасности бизнеса, отсутствие претензий со стороны других участников рынка. За рубежом сумма иска по товарным знакам значительно больше, чем в России и может составлять миллионы долларов. Если вовремя не получить свидетельство, то недобросовестный участник рынка может опередить и зарегистрировать знак на свою компанию. В этом случае российскому производителю не остается ничего другого, как договариваться о выкупе своих же товарных знаков у иностранцев.
Слабая защита прав на товарный знак в другой стране мешает зарубежным инвесторам организовать производство внутри этого государства, так как они вынуждены ориентироваться только на распространение продукции. Иностранные партнеры могут заключить лицензионный договор, предусматривающий только вывоз товара (интеллектуальной собственности и прав на нее) с таможенной территории Евразийского экономического союза, а могут открыть представительство на территории своей страны для выпуска продукции под российским товарным знаком. Но для этого он должен быть признан в местном патентном ведомстве.
Все зарегистрированные товарные знаки охраняются законом. Поэтому идеальный способ для защиты бренда за границей – это его национальная регистрация в патентном ведомстве той страны, куда будет поставляться российский товар.
Большой риск производства контрафакта за рубежом существует не только для высокотехнологичных решений, но и в большей степени для продукции широкого потребления: продукты питания, одежда, игрушки и другие товары повседневного спроса.
Где нужно регистрировать свой товарный знак
В первую очередь защитить свой бренд нужно в тех государствах, где планируется поставлять товары из России. Рекомендуется это сделать и в тех странах, существует высокая потенциальная возможность производства контрафакта или поддельных комплектующих.
Китай – эта государство, где масштаб распространения пиратской продукции особенно заметен. Однако здесь подделывают товары не только западных брендов, но и российских производителей. Так, с 2017 года таможенные службы отмечают рост подделок российских продуктов питания, в основном в дорогом ценовом сегменте: алкогольные напитки, торты, шоколад и другие сладости.
Крупные китайские маркетплейсы не принимают российские продукты на реализацию без соответствующего сертификата. А вот в маленьких магазинах и на небольших интернет-площадках поддельная продукция, маркированная российскими знаками, активно продается в приграничных районах и затем распространяется вглубь страны. Российские производители теряют потенциальную прибыль и репутацию.
Национальная правовая охрана работает в обоих направлениях. Об этом должны помнить российские предприниматели, реализующие импортную продукцию в России. Китайские производители оригинальной продукции тоже активно отстаивают свои права.
Например, китайской компанией «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.»возбуждено более 1000 исков по всей России против предпринимателей, которые незаконно продают вейпы с маркировкой «Maskking». Китайский производитель зарегистрировал свой бренд в «Роспатенте» (свидетельство № 774830) и теперь преследует нарушителей, реализующих контрафакт без его разрешения.
В судебных исках он требует выплату компенсации 100 тысяч рублей за каждый факт нарушения, даже если продано всего 2 электронные сигареты стоимостью 500 рублей каждая. Тактика «Бэйцзин Масккинг Технолоджи Девелопмент Ко. Лтд.» может служить наглядным примером, для чего регистрировать товарный знак за рубежом.
Особенности международной регистрации бренда
Тем, кто регистрировал свой бренд в «Роспатенте», уже знакомо, как проходит эта процедура. Она включает несколько этапов:
- Подача заявки на регистрацию обозначения: логотипа, названия или изображения товара, упаковки.
- Проведение формальной экспертизы, срок которой по регламенту составляет месяц со дня подачи документов в «Роспатент». В ходе ее проведения проверяется наличие необходимых документов и их соответствие установленным требованиям.
- Государственная экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, проверка его охраноспособности. Бренд проверяют по статье 1483 Гражданского кодекса на отсутствие оснований для отказа (абсолютных и относительных), устанавливается его оригинальность, проверяется, не могут ли быть нарушены права других правообладателей.
- По результатам экспертизы принимается решение о государственной регистрации или об отказе.
Таким образом, ответственность за охрану прав и интересов правообладателей ранее зарегистрированных объектов в России в определенной степени возложена на патентное ведомство. Поэтому к заявкам предъявляются достаточно жесткие требования, и более 30% из них получают отказ.
Но за рубежом применяются другие системы регистрации товарных знаков. Практически в каждой стране есть своя национальная специфика. Например, в Европейском союзе, США, Китае используется процедура оппозиции. Регистрация товарных знаков по сути «явочная»:
- Заявитель подает документы в патентное ведомство.
- Регистрирующий орган осуществляет проверку формальных требований, к которым относится необходимая комплектность документов, корректное заполнение данных, оплата соответствующих пошлин.
- Патентное ведомство проверяет обозначение по абсолютным основаниям для отказа в регистрации: различительная способность, указание на вид товара или любые его свойства, введение потребителя в заблуждение, нарушение общественных интересов, норм гуманности, морали, нравственности.
- Если заявка прошла по абсолютным основаниям, то на сайте ведомства публикуются сведения о товарном знаке. А правообладатели сходных или тождественных знаков, имеющих более раннюю регистрацию, имеют право подать оппозицию против этой заявки. Срок для направления оппозиции обычно равен 3 месяцам. По окончании оппозиции патентным ведомством выносится решение о регистрации товарного знака или об отказе заявителю.
Для оппозиционной системы характерно то, что ответственность за уникальность товарного знака и за соблюдение прав третьих лиц возлагается на самого заявителя. Поэтому качество подготовки заявки и предварительная проверка играют решающее значение.
Узнать подробнее о процедуре международной регистрации.
Как зарегистрировать бренд в другой стране
Существует 3 способа, как зарегистрировать «международный» товарный знак:
Вы подаете заявку в то национальное патентное ведомство, где нужно получить правовую охрану. Почти во всех странах (кроме некоторых государств СНГ) по закону требуется обязательное обращение к местным патентным поверенным. Заявка должна подаваться через них.
- Достоинство:
- Взаимодействие непосредственно с тем ведомством, где требуется получить свидетельство. Эта схема выгодна с финансовой точки зрения, если экспорт будет осуществляться в 1-2 страны.
- Недостаток:
- Если необходима защита бренда в нескольких странах, то нужно подавать столько же заявок. Увеличиваются расходы на перевод заявки на местный язык, оплату госпошлин, услуги национальных патентных поверенных в каждом государстве.
Вы подаете заявку в региональное патентное ведомство и получаете одно свидетельство, действующее во всех государствах этого союза. Для российских предпринимателей наибольший интерес представляет регистрация единого евразийского (страны СНГ) или европейского (страны ЕС) товарного знака.
- Достоинства:
- Одна заявка на 1 языке в одно ведомство, сокращение расходов на госпошлины, перевод документов, патентных поверенных.
- Недостатки:
- Если возникнут препятствия для регистрации хотя бы в одной стране, то регистрация во всем союзе становится невозможной. Однако можно перевести региональную заявку на национальный уровень в тех государствах, где таких препятствий нет.
Рекомендуется для российских производителей, экспортирующих свою продукцию во многие страны мира. Свидетельство выдается из каждой страны отдельно.
- Достоинства:
- Одна заявка в «Роспатент» на одном языке, одна пошлина; сокращение затрат на госпошлины, на переводы заявки и патентных поверенных в каждой стране. Если в одном из государств регистрация невозможна, заявитель все равно получит свидетельства из других стран.
Подробнее о международной регистрации товарного знака по Мадридской системе, о стоимости этой процедуры можно узнать здесь.
Другие способы предотвращения контрафакта
Дополнительно можно использовать 2 метода по предотвращению выпуска контрафакта, маркированного вашим брендом:
- Включение товарного знака, зарегистрированного в «Роспатент», в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) Федеральной таможенной службы. Если недобросовестный производитель попробует вывезти или ввезти на территорию России товар, маркированный вашим брендом, то ФТС арестует товар на таможне, а экспортера/импортера оштрафуют. Но в этом случае товарный знак будет по-прежнему действовать только на территории РФ.
- Обращение в местные правоохранительные органы. Производство контрафакта часто сопровождается сопутствующими правонарушениями. Например, налоговые махинации, производство фальсифицированных товаров, опасных для потребителей, незаконное предпринимательство, поддельная маркировка акцизных товаров. Если у вас есть такая информация, то можно подать заявление в национальные правоохранительные органы. Пока будет расследоваться такое правонарушение, параллельно можно подать заявку на ускоренную регистрацию бренда в данной стране.
И всё же эти дополнительные меры безопасности являются лишь вспомогательными. Только регистрация товарного знака на территории других государств обеспечивает полноценные права на интеллектуальную собственность за рубежом и ее легитимность. Патентные поверенные и юристы компании IPbrand помогут вам получить свидетельство на товарный знак по любой схеме: национальной, региональной, международной, проведут предварительную проверку бренда с учетом национальной специфики. У наших специалистов есть деловые связи с патентными поверенными других стран, что значительно облегчает взаимодействие с национальными ведомствами и ускоряет процесс регистрации.