Да, могут, и такая практика является довольно распространенной. Поэтому мы всегда рекомендуем проводить регистрацию товарного знака на самых ранних этапах развития бизнеса. Однако суд будет учитывать все факторы: добросовестность использования вашего бренда в качестве коммерческого обозначения, виды деятельности конкурента и другие обстоятельства (например, кто раньше начал использовать это обозначение). Все эти факты должны быть подтверждены документально. Судебная практика по таким делам является очень неоднозначной, так как в законодательстве не закреплено право преждепользования для товарных знаков.
Прекращение правовой охраны товарного знака происходит автоматически через 10 лет, если владелец бренда не подал в «Роспатент» заявление о его продлении или добровольно не отказался от него. В ряде случаев возможно досрочное аннулирование товарного знака.
Аннулирование товарного знака вашего конкурента
Устранить «мешающий» товарный знак
Обстоятельства: В процессе проверки товарного знака перед подачей заявки на регистрацию или в результате экспертизы в «Роспатенте» обнаружен одинаковый или похожий бренд конкурента. Это является препятствием для вашей регистрации.
Практика досрочного прекращения охраны товарного знака очень распространена. В первом полугодии 2019 г. СИП рассмотрел 154 таких дел, более половины из них удовлетворено
Способы решения:
- Заключение добровольного (или принудительного, в судебном порядке) лицензионного соглашения или договора отчуждения с владельцем товарного знака.
- Аннулирование чужого товарного знака одним из пяти законных способов:
| Законные основания | Порядок аннулирования |
| ст. 1486 ГК – при отсутствии его использования в течение 3-х лет. |
|
| п. 1, пп. 4 ст. 1514 ГК РФ – прекращение деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, владельца знака. |
Подача заявления в ФГБУ «ФИПС», предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП. |
| п. 1, пп. 6 ст. 1514 ГК РФ – признание обозначения вошедшим во всеобщее употребление и утратившим различительную способность вследствие его широкого использования (чаще всего это применимо для «советских» товарных знаков). | Подача заявления в ФГБУ «ФИПС», предоставление доказательств |
| п.3 ст. 1514 ГК РФ – введение потребителя в заблуждение относительно качества или места производства товара. | Подача заявления в СИП. |
| пп.6 п.1 ст. 1512 ГК РФ – злоупотребление правом или недобросовестная конкуренция при регистрации товарного знака. | Подача возражения против регистрации в «Роспатент», обращение в Федеральную антимонопольную службу. |
Для справки! Аннулирование товарного знака может быть инициировано только заинтересованным лицом:
Для обоснования заинтересованности необходимо предоставить следующие доказательства:
- Вы производите товары/услуги по тем же классам МКТУ (или по корреспондирующим), которые указаны в спорном товарном знаке
- Ваше фирменное наименование (или коммерческое обозначение) полностью или частично с ним совпадает
- У вас есть другие зарегистрированные товарные знаки, похожие на оспариваемый бренд
- Вы являетесь владельцем похожего (или полностью совпадающего) доменного имени.
Конкурент зарегистрировал похожий товарный знак
Обстоятельства:
- Вы обнаружили на рынке товары с маркировкой, похожей на ваш зарегистрированный товарный знак
- В процессе мониторинга выявлен товарный знак, зарегистрированный позже вашего. Он очень похож на ваш бренд, благодаря этому недобросовестный конкурент «паразитирует» на вашей репутации
Способы решения:
Если вы подали заявку на регистрацию товарного знака раньше, чем ваш конкурент (более ранняя дата приоритета), то аннулировать товарный знак можно по заявлению в Палату по патентным спорам.
Защита вашего товарного знака от аннулирования
Конкурент пытается прекратить правовую охрану вашего товарного знака
Обстоятельства:
- Недобросовестный конкурент обратился с иском в СИП для досрочного аннулирования вашего товарного знака на основании его неиспользования в течение 3 лет
- Конкурент подал заявление в ФГБУ «ФИПС» с просьбой аннулировать ваш товарный знак на основании того, что он вошел во всеобщее употребление
Способы решения:
- Предоставить объективные доказательства:
- Продукция, маркированная вашим товарным знаком, продолжала оставаться в гражданском обороте (несмотря на прекращение ее выпуска)
- Товарный знак не использовался вами по не зависящим от вас обстоятельствам: введение процедуры конкурсного производства в рамках банкротства, запрет уполномоченного государственного органа на ввоз или реализацию продукции, непредвиденный перенос срока ввода в эксплуатацию оборудования, необходимость получения лицензии и другие ситуации.
- Регистрация спорного товарного знака в качестве коллективного на взаимовыгодных условиях для обеих сторон.
Cбор доказательной базы, подтверждающей фактическое использование товарного знака, по закону возлагается на его владельца.
Вы решили прекратить коммерческую деятельность. Что делать с товарным знаком?
Обстоятельства:
- Вы ликвидируете свою компанию (юридическое лицо) или меняете профиль ее деятельности
- Вы закрываете ИП
Способы решения:
Передать права на товарный знак до ликвидации другому юридическому лицу (ИП) на основании договора отчуждения. Он должен быть зарегистрирован в «Роспатенте», в противном случае сделка считается юридически ничтожной.
Договор отчуждения должен быть возмездным. Безвозмездная передача прав возможна только при реорганизации или в порядке универсального правопреемства
Наши услуги по аннулированию и защите товарных знаков:
- Определим наиболее рациональную стратегию для устранения препятствий.
- Проведем сравнительный анализ (проверку) на сходство для вашего бренда и товарного знака конкурента.
- Поможем собрать следующие виды доказательств: вашей заинтересованности в аннулировании, утраты различительной способности для товарного знака, введения потребителя в заблуждение, фактического использования товарного знака или его неиспользования по независящим от вас причинам.
- Подготовим предложения, заявления и ходатайства в адрес владельца «мешающего» товарного знака, в Суд по интеллектуальным правам, в «Роспатент» и Палату по патентным спорам.
- Защитим интересы клиента в суде, оспорим заинтересованность недобросовестного конкурента.
- Подготовим и зарегистрируем в «Роспатенте» договор отчуждения на товарный знак.
- Продлим срок охраны товарного знака еще на 10 лет по заявлению в «Роспатент».