Как оспорить регистрацию чужого товарного знака?

Государственная регистрация в «Роспатенте» не означает, что товарный знак нельзя оспорить. В некоторых случаях выявляются нарушения законодательства, которые позволяют аннулировать регистрацию. Если чужой товарный знак ущемляет ваши права, то вы можете использовать несколько способов для его оспаривания, о которых мы расскажем далее.

Недобросовестная регистрация товарных знаков

Иногда недобросовестным конкурентам удается незаконно зарегистрировать товарный знак на свое имя.

Это может осуществляться в разных целях:

• Регистрация товарного знака, похожего на известный бренд. Конкурент использует популярность вашего знака, а еще он может подрывать репутацию вашего бизнеса из-за низкого качества своей продукции.
• «Накапливание» популярных названий для последующего предъявления претензий добросовестным производителям, которые вовремя не зарегистрировали свой товарный знак. Судебный иск может достигать нескольких миллионов рублей, а закон, как правило, всегда на стороне правообладателя. Один из таких случаев описан в статье нашего блога «Громкие судебные споры в отношении товарных знаков».

Оспорить и признать регистрацию чужого товарного знака недействительной можно как для всех видов товаров, указанных в свидетельстве, так и для их отдельных групп (частичное аннулирование).

В каких случаях можно оспорить регистрацию

Регистрацию товарного знака можно признать незаконной в течение всего срока действия свидетельства (10 лет) в следующих случаях:

• Если в нем есть элементы, которые стали родовым названием товаров. Например, бренд «Вазелин» был зарегистрирован как товарный знак еще в XIX веке, но теперь это слово стало нарицательным и ему не предоставляется правовая охрана.
• В товарном знаке содержатся слова, общепринятые для данной отрасли, или они указывают на характеристики, назначение, свойства товаров. Например, «Lady Collection» для одежды.
• Если на товарном знаке изображена форма товара или его упаковки, которые не отличаются оригинальностью. Например, обычная форма бутылки для спиртных напитков.
• Если в знаке есть государственная символика, официальные национальные или международные символы, или имитирующие элементы, так как они ассоциируются у потребителей с органами госвласти.
• Если товарный знак может ввести покупателя в заблуждение. Например, указано название «Пикардия» (провинция Франции), а продукция не имеет никакого отношения к производству за рубежом. Особенно это касается алкогольных напитков, которые охраняются международными соглашениями. Другой пример: на товарном знаке (этикетке) изображен теленок, а сам знак зарегистрирован для соевых котлет.
• Если товарный знак может оскорбить какую-либо группу граждан по любому признаку (национальность, вероисповедание, физиологические особенности и другие). Например, товарные знаки «Хохляндия», «Чукча-чубукча», «Жиробас».
• Если в логотипе имеются изображения или названия исторических, природных и культурных ценностей, которые охраняются в специальном режиме национальным или международным законодательством. Например, изображение Новгородского кремля, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
• Если название бренда совпадает или похоже на название селекционного достижения, которое официально зарегистрировано в ФГБУ «Госсорткомиссия».
• Если в товарном знаке есть название или изображение авторского произведения, а его автор не давал разрешение на использование элементов своего творчества.
• Если в бренде присутствуют имена, псевдонимы или факсимиле известных лиц, использованные без их ведома и разрешения.

Если общеупотребимые знаки или слова указаны в свидетельстве на товарный знак как неохраняемые, то оспорить регистрацию не получится.

Экспертное сравнение вашего бренда и товарного знака конкурента на возможность его оспаривания можно заказать у патентных поверенных юридической компании IPbrand.

Основания для оспаривания, ограниченные по сроку

Существует еще несколько случаев, когда регистрацию товарного знака можно оспорить. Но это можно сделать не позднее 5 лет после опубликования записи о регистрации в официальном бюллетене «Роспатента».

К таким случаям относятся:

• товарный знак похож на другие бренды, зарегистрированные ранее (установлено так называемое «сходство до степени смешения»);
• товарный знак похож на общеизвестные товарные знаки других правообладателей, которые заносятся в специальный государственный реестр;
• товарный знак похож или совпадает с региональными брендами – наименованиями мест происхождения товаров (НМПТ) или географическими указаниями (ГУ), если они зарегистрированы на другое имя и на более раннюю дату;
• товарный знак совпадает с фирменными наименованиями или коммерческими обозначениями других лиц, права на которые возникли раньше, чем на этот знак.

Спорный бренд и ваш товарный знак должны относиться к одинаковой категории товаров. Для разнородной продукции существование одинаковых товарных знаков допускается по закону, так как потребитель не может спутать их.

Ликвидация юридического лица и неиспользование товарного знака

Кроме того, прекратить действие чужого товарного знака досрочно можно в двух случаях:

• Если он не используется в течение 3-х лет непрерывно. При этом доказывать фактическое использование должен именно правообладатель, а не заинтересованное лицо. Такой спор решается только в арбитражном суде.
• Если юридическое лицо или индивидуальный предприниматель исключены из списков ЕГРЮЛ (ЕГРИП), или в результате смерти физического лица, являющегося ИП. В этом случае достаточно подать заявление в «Роспатент» и оплатить госпошлину 5000 рублей.

Для чего оспаривать регистрацию товарного знака?

Оспаривание регистрации чужого бренда может проводиться в следующих случаях:

• Когда в процессе проверки вашего товарного знака перед подачей заявки в «Роспатент» вы обнаружили, что есть другой знак, «мешающий» регистрации. Аннулирование правовой охраны «мешающего» знака поможет преодолеть отказ от патентного ведомства и получить государственное свидетельство.
• Если конкурент «паразитирует» на вашем бренде и забирает часть клиентов и прибыли.
• Для защиты вашего товарного знака от контрафакта и незаконного использования.

Практика оспаривания является нормальной во всех странах. Так, например, в некоторых европейских государствах патентное ведомство вообще не проводит проверку заявок на сходство с ранее зарегистрированными товарными знаками. Оно просто предоставляет срок, в течение которого любое заинтересованное лицо может подать возражение против регистрации. Если такое возражение не поступило, то товарный знак регистрируют.

Куда обращаться?

Чтобы оспорить решение «Роспатента» по регистрации товарного знака, можно воспользоваться следующими способами:

• Подать возражение в Палату по патентным спорам – одно из подразделений «Роспатента». Она пересматривает решения «Роспатента» в досудебном порядке. К возражению нужно приложить документы, на которых основаны ваши доводы против регистрации чужого товарного знака. Размер пошлины за рассмотрение возражения зависит от конкретного случая и начинается от 7000 рублей.
• Подать судебный иск в Суд по интеллектуальным правам. Он является апелляционной инстанцией для Палаты по патентным спорам, то есть в этом суде можно оспорить решения Палаты.
• Подать судебный иск в Арбитражный суд для оспаривания решения «Роспатента» (на основании статьи 198 АПК РФ, но этот способ используется реже) или для аннулирования правовой охраны при неиспользовании товарного знака.
• Подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу, если налицо факт недобросовестной конкуренции. Такой метод можно использовать параллельно с вышеуказанными.

Заинтересованность лица, оспаривающего товарный знак

Согласно статье 1513 Гражданского кодекса, подать возражение против регистрации чужого товарного знака может заинтересованное лицо. Заинтересованным могут быть признаны:

• предприниматель, который является владельцем похожего товарного знака при нарушении прав на его бренд;
• производитель, который выпускает аналогичную продукцию, если он не может зарегистрировать свой товарный знак;
• юридическое лицо, у которого название фирмы совпадает с товарным знаком и другие лица, которые связаны с данным обозначением.

В юридической компании IPbrand вы можете заказать сравнение двух товарных знаков для выявления факта нарушения ваших прав, или аннулирование товарного знака «под ключ». Опытные патентные поверенные помогут правильно оценить возможность оспаривания, оформить документы в Палату по патентным спорам и другие инстанции.